Princo Corp. против ITC

Princo Corp. против ITC , 616 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2010) ^[1] было решением Апелляционного суда США по федеральному округу от 2010 года , которое стремилось сузить защиту от неправомерного использования патента до исков о нарушении патента. Princo постановил, что сторона, заявляющая о защите от неправомерного использования патента, в отсутствие случая так называемого неправомерного использования per se , должна доказать как «использование» патента, принудительно применяемого против нее, так и существенный антиконкурентный эффект за пределами законной сферы действия этого патентного права. В этом постановлении суд подчеркнул, что предполагаемое неправомерное использование должно касаться патента, являющегося предметом иска, а не другого патента.

Мнение большинства существенно «перепутало юриспруденцию о неправомерном использовании патентов с антимонопольными концепциями». ^[2] Однако последующее решение Верховного суда по делу Кимбл против Marvel Entertainment, LLC [ ^3] решительно указывает в противоположном направлении, отвергая смешение неправомерного использования и антимонопольного законодательства и настаивая на том, что они воплощают разные политики.

Комиссия по международной торговле США (ITC) провела расследование предполагаемого нарушения компанией Princo патентов корпорации Philips Corporation путем импорта оптических дисков — записываемых компакт-дисков («CD-R») и перезаписываемых компакт-дисков («CD-RW») (совместно именуемых «CD-R/RW»). Эти устройства и связанные с ними технологии были разработаны в 1980-х и 1990-х годах, в основном компаниями Philips и Sony, работавшими совместно. Эти компании также разработали технические стандарты, чтобы гарантировать, что диски CD-R и CD-RW, изготовленные разными производителями, будут совместимы и воспроизводимы на новых машинах, а также на уже существующих машинах, которые были разработаны для чтения компакт-дисков предыдущего поколения («CD») и компакт-дисков «только для чтения» («CD-ROM»). Стандарты для CD-R и CD-RW были собраны в публикации, известной как «Оранжевая книга». ^[4]

При разработке стандартов CD-R/RW инженеры Sony и Philips разработали различные решения для проблемы кодирования информации о положении на диске, чтобы потребительское устройство чтения/записи CD могло поддерживать правильное положение при записи данных на диск, что было заявлено в их соответствующих патентах — патенте Sony Lagadec и патенте Phillips Raaymakers. Инженеры обеих компаний согласились, что подход Raaymakers «был простым и... работал очень хорошо». ITC обнаружила, что подход Lagadec, напротив, был «подвержен ошибкам» и был бы «очень сложным» для внедрения. Поэтому Philips и Sony согласились включить подход Raaymakers в Orange Book в качестве стандарта для производства дисков CD-R/RW. ^[4]

Sony и Phillips объединили патенты, необходимые для внедрения стандартов, и Phillips был назначен администратором, чтобы сделать лицензии доступными для отрасли. Philips предложила несколько различных «пакетных» лицензий на патенты Philips и Sony (и патенты нескольких других владельцев патентов). Philips включила в патентные пакеты те патенты, которые она считала потенциально необходимыми для создания дисков CD-R или CD-RW, соответствующих стандартам Orange Book, включая патенты Raaymakers и Lagadec. Пакетные лицензии содержали ограничение «области использования», ограничивающее лицензиатов использованием лицензированных патентов для производства дисков в соответствии со стандартами Orange Book. После 2001 года Philips предложила дополнительные варианты пакетов, сгруппировав патенты в две категории, названные «существенными» и «несущественными» для производства компакт-дисков. ^[4]

В конце 1990-х годов Princo (тайваньский производитель, также известный как Princo Corp или Princo Corporation ^[5] ) стремился производить диски и импортировать их в США, и заключил пакетное лицензионное соглашение с Philips. Вскоре после этого, однако, Princo прекратила платить лицензионные сборы, требуемые соглашением. Затем Philips подала жалобу в ITC, утверждая, что Princo нарушает раздел 337 Закона о тарифах 1930 года , 19 USC § 1337, ^[6] импортируя CD-R и CD-RW, которые нарушают патенты Philips. ^[7]

Princo заявила о неправомерном использовании патента в качестве защиты от нарушения. ITC отвергла теорию о том, что Philips ненадлежащим образом связала патент Lagadec с лицензией пула, поскольку этот патент не был необходим для дисков, соответствующих требованиям Orange Book. Она также отвергла теорию о том, что патенты Lagadec и Raaymakers охватывают потенциально конкурирующие технологии, и что Philips и Sony исключили потенциальную конкуренцию между собой, согласившись, что патент Lagadec будет доступен только через пакетные лицензии для дисков, соответствующих требованиям Orange Book.

После нескольких предварительных решений дело было передано в Федеральный окружной суд en banc . Суд пришел к выводу (6-2-2), что предполагаемое поведение не было патентным злоупотреблением, и поэтому подтвердил приказы ITC о предоставлении судебной защиты против Princo. Двое судей согласились с решением; двое судей высказали несогласие.

Судья Брайсон написал от имени большинства. В своем анализе доктрины неправомерного использования патента он начал с характеристики «основного правила неправомерного использования патента: патентообладатель может эксплуатировать свой патент, но не может использовать его для приобретения монополии, не охваченной патентом». Затем он обратился к характеристике неправомерного использования Федеральным округом «как действия патентообладателя по недопустимому расширению физического или временного объема патента с антиконкурентным эффектом». ^[8] Затем он обобщил прецедентное право Федерального округа по неправомерному использованию:

Таким образом, доктрина неправомерного использования патента основана на политическом желании «не допустить, чтобы патентообладатель использовал патент для получения рыночной выгоды, выходящей за рамки того, что присуще законному патентному праву». Из этого следует, что ключевым вопросом в рамках доктрины неправомерного использования патента является вопрос о том, расширил ли патентообладатель недопустимым образом физические или временные рамки выдачи патента, налагая рассматриваемое условие, и сделал ли он это таким образом, что это имеет антиконкурентные последствия. В тех случаях, когда патентообладатель не использовал свой патент за пределами объема прав, предоставленных Законом о патентах, злоупотребление не было обнаружено. ^[9]

Он подчеркнул важность признания прав патентообладателей на использование своих патентов при определении того, имеет ли конкретное условие лицензирования эффект недопустимого расширения выданного патента и, таким образом, представляет собой неправомерное использование: «патентообладатель начинает с существенных прав в соответствии с выданным патентом, включая право подавлять изобретение, продолжая при этом препятствовать всем другим использовать его, лицензировать других или отказывать в выдаче лицензий, ... взимать такие роялти, которые позволяет рычаг патентной монополии, и ограничивать сферу действия *1329 лицензии определенной областью использования». Поэтому, настаивал он, доктрина неправомерного использования патента «в значительной степени была ограничена несколькими конкретными практиками, с помощью которых патентообладатель, по-видимому, пытался «расширить» выданный ему патент за пределы установленных законом пределов». ^[10]

Он подчеркнул, что не все неправомерные действия, связанные с эксплуатацией патентных прав, являются злоупотреблением: «Признавая узкую сферу применения доктрины, мы подчеркиваем, что защита от неправомерного использования патента недоступна для предполагаемого нарушителя просто потому, что патентообладатель совершает какие-либо неправомерные коммерческие действия, даже действия, которые могут иметь антиконкурентные последствия». Таким образом:

Хотя доказательство нарушения антимонопольного законодательства показывает, что патентообладатель совершил неправомерное поведение, имеющее антиконкурентные последствия, это не устанавливает факт неправомерного использования патента, являющегося предметом иска, если только рассматриваемое поведение не ограничивает использование этого патента и не делает это одним из конкретных способов, которые, как было установлено, выходят за рамки иного широкого охвата выданного патента. ^[11]

Затем судья Брайсон обратился к поправке 1988 года к 35 USC § 271(d), в которой говорится, что не является неправомерным (i) отказ в выдаче лицензии на патент или (ii) привязка лицензии по одному патенту к принятию лицензии по другому патенту, если только владелец патента не имеет рыночной власти на соответствующем рынке для первого такого патента. Судья Брайсон сказал, что большинство в этом деле не согласилось с аргументом несогласных судей о том, что § 271(d) не смог иммунизировать согласованные отказы в выдаче лицензии. Он пришел к выводу, что этот раздел патентного закона ясно дал понять, что Конгресс «стремился ограничить ее [доктрину неправомерного использования] антиконкурентным поведением патентообладателей, которые используют свои патенты для получения экономических преимуществ за пределами законной сферы выдачи патента». ^[12]

Обращаясь затем к фактам этого дела и к тому, как к ним применим вышеизложенный доктринальный анализ, судья Брайсон заявил, что оспариваемое поведение Philips «представляет собой совершенно иной сценарий по сравнению с делами, ранее определенными Верховным судом и этим судом как подразумевающие доктрину неправомерного использования патента». В этом деле:

Philips не налагает ограничительных условий на использование патентов Raaymakers для расширения физического или временного охвата этих патентов. Вместо этого предполагаемый акт неправомерного использования патента ... был заявленным горизонтальным соглашением между Philips и Sony об ограничении доступности патента Lagadec — совершенно другого патента, который никогда не утверждался в иске о нарушении против Princo. Даже если бы было показано, что такое соглашение существует, и даже если бы было показано, что оно имеет антиконкурентные последствия, горизонтальное соглашение, ограничивающее доступность патента Sony Lagadec, не будет представлять собой неправомерное использование патентов Philips Raaymakers или любого другого патента Philips, на который распространяется иск. ^[13]

Соответственно, судья Брайсон объяснил, что «вопрос в этом случае сводится к следующему: когда патентообладатель предлагает лицензировать патент, злоупотребляет ли патентообладатель этим патентом, побуждая третью сторону не лицензировать его отдельную, конкурирующую технологию?» Ни один прецедент не соответствует этому, настаивал он, и это не соответствует требованию о злоупотреблении, что соглашение Philips-Sony «имеет эффект увеличения физической или временной сферы действия патента в иске». В этом случае нарушение касается патентов Raaymakers, в то время как согласованный отказ от лицензирования касается патента Lagadec. Чтобы обнаружить злоупотребление патентом, должно быть «патентное влияние». Тот патент, нарушение которого является основой иска, сам по себе должен вносить значительный вклад в практику, подвергающуюся критике. В данном случае это не так, и злоупотребление патентом не будет обнаружено, если нет связи» между патентным правом и рассматриваемым неправомерным поведением. ^[14]

Суд отклонил аргументы Princo о том, что требования к злоупотреблению были выполнены. Во-первых, Princo заявила, что Philips «использовала» свои патенты, поскольку использовала доходы от своей весьма успешной программы лицензирования для финансирования выплат роялти Sony и поскольку эти выплаты дали Sony стимул заключить предполагаемое соглашение об аннулировании патента Lagadec. Суд ответил, что «использование средств из законной программы лицензирования для поддержки другого, антиконкурентного поведения не является тем «использованием», на которое ссылались Верховный суд и этот суд при обсуждении использования патента, представляющего собой злоупотребление патентом». ^[15]

Во-вторых, Princo утверждал, что Верховный суд не требовал обычного «использования» патента для установления факта неправомерного использования патента. Однако дела, на которые опирался Princo, по словам суда, были антимонопольными делами, и «эти дела не касались неправомерного использования патента или возможности принудительного исполнения патентов ответчиков». Кроме того, даже если и имеет место нарушение антимонопольного законодательства в отношении патента Sony Lagadec, из этого не следует, что Philips виновна в неправомерном использовании патента в отношении патентов Raaymakers. ^[15]

В особом мнении говорится, что между Philips и Sony существует горизонтальное соглашение о подавлении технологии Lagadec. «Затем особое мнение характеризует это соглашение как ссылающееся на доктрину неправомерного использования патента, поскольку оно является «неотъемлемой частью» лицензионных соглашений между Philips и его лицензиатами». Это неверно, утверждает судья Брайсон: настоящая претензия Princo заключается лишь в том, что «патент Lagadec не был предоставлен для использования, не предусмотренного Orange-Book. И это не является неправомерным использованием патента в соответствии с определением этого термина любым судом». Это может быть нарушением антимонопольного законодательства, но это не неправомерное использование патента. ^[16]

Подводя итог несостоятельности заявлений Princo о неправомерном использовании, суд заявил:

Это не тот случай, когда в патентные лицензии были помещены условия, требующие от лицензиатов согласиться на антиконкурентные условия, выходящие за рамки патентной выдачи. Скорее, в этом случае утверждение о неправомерном использовании возникает не из условий самой лицензии, а из предполагаемого дополнительного соглашения между Sony и Philips. В этой ситуации доктрина неправомерного использования патента не защищает Princo от правовых последствий ее действий по нарушению. ^[17]

В дополнение к отсутствию надлежащего иска о рычагах, аргументы Princo о неправомерном использовании терпят неудачу, поскольку «Princo не удалось доказать, что предполагаемое соглашение о подавлении технологии Lagadec имело антиконкурентные последствия». Как установила ITC, «технология Lagadec не была жизнеспособным потенциальным конкурентом технологии, воплощенной в патентах Raaymakers». Следовательно, ее подавление соглашением Philips-Sony не имело никакого эффекта (в любом смысле, кроме как «за»). Суд настаивал на том, что надлежащее правило для установления факта неправомерного использования заключается в том, что «для поддержания защиты от неправомерного использования, включающей лицензионное соглашение, которое не было признано Верховным судом как антиконкурентное per se , фактическое определение должно показать, что общее воздействие лицензии имеет тенденцию незаконно ограничивать конкуренцию на надлежащим образом определенном релевантном рынке». ^[17]

В дополнение к аргументации о злоупотреблении, Princo утверждал, что «соглашение между Philips и Sony не лицензировать технологию Lagadec для целей, не относящихся к Orange-Book, было явным ограничением торговли без каких-либо проконкурентных обоснований, и что поведение Philips при заключении этого соглашения должно сделать ее патенты Orange Book неисполнимыми». Суд не согласился. Все это выросло из совместного предприятия Philips и Sony по разработке стандартов и коммерциализации технологии CD-R/RW со «значительными проконкурентными характеристиками», так что его следует анализировать по правилу разума, а не как «явное ограничение». ^[18]

То, что Philips и Sony согласились не конкурировать друг с другом в отношении их совместного предприятия, было разумным ограничением, сопутствующим предприятию. В любом случае, продолжил суд, не было никакого антиконкурентного эффекта, поскольку «даже если такое соглашение и было, оно не имело эффекта подавления потенциально жизнеспособной технологии, которая могла бы конкурировать со стандартами Orange Book». Это было верно, потому что «не было никаких доказательств того, что патент Lagadec '565 конкурирует с другим патентом в пуле, никаких доказательств того, что лицензиары пула конкурировали бы на рынке лицензирования технологий без соглашения о пуле». Princo не показала, «что подход Lagadec является коммерчески жизнеспособной технологической альтернативой технологии [патентов Raaymakers]». Подход Lagadec не имел ни технической осуществимости, ни коммерческого потенциала. «Princo несла бремя доказательства того, что предполагаемое соглашение имело фактический неблагоприятный эффект на конкуренцию на соответствующем рынке». Это означало, что «Princo должна была продемонстрировать, что существовала разумная вероятность того, что технология Lagadec, если бы она была доступна для лицензирования, превратилась бы в конкурентоспособную силу на рынке технологий хранения». Она не выполнила это бремя. ^[19]

Поэтому большинство пришло к выводу, что «даже если Philips и Sony заключили соглашение не лицензировать патент Lagadec для целей, не относящихся к Orange-Book, это гипотетическое соглашение не имело никакого отношения к физическому или временному объему патентов, являющихся предметом иска, и не имело антиконкурентных последствий на соответствующем рынке». Неправомерного использования не было, и патенты были обеспечены правовой санкцией. ^[20]

Судья Прост частично согласился с большинством, в мнении, к которому присоединился судья Майер. Они согласились, что «Princo не выполнила свое бремя доказательства того, что любое соглашение относительно патента Lagadec имело антиконкурентные последствия». Таким образом, «неспособность Princo сделать этот пороговый показатель разрешает это дело». Однако они не согласились как с большинством, так и с несогласными относительно сферы действия доктрины неправомерного использования, «сомневаясь, что доктрина является настолько узкой или широкой, как предполагает каждая из них». Указывая на Zenith Radio Corp. против Hazeltine Research, Inc. [ ^21], судья Прост сказал, что нарушение патентообладателем антимонопольного законодательства может указывать на то, что имело место неправомерное использование патента. Что совокупный эффект соглашения о лицензировании патентов Raaymakers, но не лицензировании патента Lagadec, мог позволить Philips получить тип «рыночной выгоды сверх той, которая присуща установленному законом патентному праву» любого патента, и, таким образом, поддержать обнаружение неправомерного использования в соответствии с тестом большинства. В любом случае, не было необходимости определять полный объем доктрины неправомерного использования, учитывая доказательные недостатки дела Princo. Поэтому, «я бы, таким образом, воздержался от суждения о точных пределах и границах доктрины неправомерного использования патента». ^[22]

Судья Дайк, к которому присоединился судья Гаджарса, высказал особое мнение. Они начали с того, что оспорили мнение большинства о том, что наличие антимонопольного нарушения не требует установления факта злоупотребления:

Критический вопрос заключается в том, является ли наличие антимонопольного нарушения в форме соглашения о подавлении альтернативной технологии, разработанной для защиты запатентованной технологии от конкуренции, злоупотреблением защищенными патентами. Большинство считает, что нет. Это, по-видимому, прямо противоречит взгляду Верховного суда на злоупотребление патентами в его недавнем решении по делу Illinois Tool Works ^[23] , где Суд пришел к выводу, что «[i]t было бы абсурдно предполагать, что Конгресс намеревался предусмотреть, что использование патента, заслуживающего наказания как тяжкое преступление [согласно Закону Шермана], не будет являться «злоупотреблением»» ^[24].

Princo, обвиняемая в нарушении патентов Philips Raaymakers, утверждала, что Philips злоупотребляла заявленными патентами Raaymakers, (1) договорившись с Sony о том, что альтернативная технология, воплощенная в патенте Lagadec, не будет лицензирована для конкуренции с технологией Raaymakers, и (2) получив соглашение от лицензиатов патентов Raaymakers и Lagadec, запрещающее им использовать патент Lagadec для разработки альтернативной технологии, которая будет конкурировать с технологией Raaymakers. Большинство считает, что нет никакого злоупотребления патентом, (1) поскольку патент Lagadec сам по себе не был заявлен в этом разбирательстве, и (2) в качестве альтернативы, потому что «Princo также не смогла доказать, что заявленное соглашение имело какие-либо антиконкурентные последствия, поскольку... технология Lagadec не была жизнеспособным потенциальным конкурентом технологии, воплощенной в патентах Raaymakers». ^[25]

Что касается первого пункта, «Вопреки большинству, дела Верховного суда устанавливают, что лицензионные соглашения, подавляющие альтернативные технологии, могут представлять собой неправомерное использование патентов на защищенную технологию, и региональные округа согласились с этим». ^[26] Второй пункт большинства — «что нет неправомерного использования, если обвиняемый нарушитель не докажет, что технология была или, вероятно, стала бы коммерчески жизнеспособной, противоречит устоявшейся доктрине неправомерного использования патентов, [которая] , , признает, что нарушения антимонопольного законодательства могут представлять собой неправомерное использование; что презумпция антиконкурентного эффекта вытекает из соглашения об отказе от конкуренции; и что бремя обоснования такого соглашения лежит на владельце патента». ^[27]

Обращаясь к позиции большинства, что неправомерное поведение в отношении патента Lagadec не имеет значения для определения неправомерного использования, поскольку патенты, являющиеся предметом иска, являются патентами Raaymakers, несогласное мнение не согласно с тем, что надлежащая концепция неправомерного использования заключается в расширении сферы действия патента, являющегося предметом иска. Напротив, несогласное мнение утверждает, ссылаясь на дело Ethyl Gasoline Corp. против Соединенных Штатов , ^[28], надлежащее правило заключается в том, что «неправомерное использование патента происходит, когда соглашения о лицензировании патента используются «для контроля поведения лицензиата, не охваченного патентной монополией». То, что задействовано несколько соглашений, несущественно, поскольку все они являются частью одного и того же поведения. ^[29] Несогласное мнение пришло к выводу: «Постановив, что антиконкурентное поведение Philips не может представлять собой неправомерное использование патента, поскольку патент Lagadec не был заявлен, большинство значительно сузило доктрину неправомерного использования патента и проигнорировало руководящие полномочия Верховного суда и намерения Конгресса». ^[30]

Далее несогласные оспаривали решение большинства о том, что Princo должна была доказать антиконкурентный эффект, «даже если Philips и Sony заключили соглашение не лицензировать патент Lagadec». Верховный суд постановил, что «соглашения об объединении патентов, включающие соглашения не конкурировать, нарушают антимонопольное законодательство». ^[31] Несогласные утверждают, во-первых, что «соглашение об аннулировании патента Lagadec, конкурирующей технологии, несомненно, подпадает под» принцип, согласно которому такие соглашения «по сути своей подозрительны», так что демонстрация их существования создает дело prima facie и перекладывает бремя на Philips «выступить с каким-либо правдоподобным (и юридически признаваемым) конкурентным обоснованием ограничения» или показать, что ограничение не было антиконкурентным. ^[32] Во-вторых, даже в тех случаях, когда применяется правило разумного подхода, бремя доказательства обоснования лежит на стороннике ограничения, несмотря на тот факт, что задействовано совместное исследовательское предприятие. Ограничение должно быть не только вспомогательным по отношению к соглашению о совместном предприятии, но и разумно необходимым для его успешного выполнения. «Даже если бы совместное предприятие было необходимо для создания стандарта CD-R/RW, из этого не следует, что согласованная деятельность по маркетингу и подавлению интеллектуальной собственности была необходима для создания стандарта». Здесь, как утверждалось в несогласии, в устном прении «адвокат Philips признал, что он не может придумать никакого конкурентного обоснования для ограничения, и Philips не указала на какие-либо письменные доказательства того, что соглашение о подавлении было необходимо для достижения законных целей совместного предприятия». ^[33]

В деле Kimble v. Marvel Entertainment, LLC [ ^3] Верховный суд рассмотрел связь патентной политики с антимонопольной политикой. В деле Kimble вопрос заключался в том, следует ли подтвердить или отменить прецедент о неправомерном использовании патента, делающий соглашения о роялти после истечения срока действия патента неисполнимыми. Прецедент Brulotte v. Thys Co. [ ^34] подвергся резкой критике, поскольку он не соответствовал современной антимонопольной политике, которая обычно требует демонстрации существенных антиконкурентных последствий, прежде чем суды осудят практику. Суд отклонил применение антимонопольной политики и любое требование о демонстрации антиконкурентных последствий.

«Если бы дело Brulotte было антимонопольным, а не патентным», — заявил суд, он мог бы согласиться с аргументами в пользу отмены дела Brulotte . «Но дело Brulotte — это патентное, а не антимонопольное дело», и поэтому антимонопольные соображения не имеют значения. Решение по делу Brulotte не зависело «от представления о том, что роялти после выдачи патента вредят конкуренции». Это неудивительно, заявил суд: «Патентное законодательство — в отличие от закона Шермана — не направлено на максимизацию конкуренции (в значительной степени наоборот)». Поэтому, «решая, соответствуют ли роялти после истечения срока патентного права, Brulotte не брал на себя обязательство оценить вероятные конкурентные последствия этой практики».

Вместо этого суд обратил внимание на патентную политику. Поскольку рассматриваемая практика «противоречит политике и цели патентного права», пояснил суд, «патентная (а не антимонопольная) политика привела к выводу суда о том, что контракты на постпатентные роялти не имеют исковой силы — совершенно независимо от их очевидного влияния на конкуренцию». Основываясь на патентной политике, а не на антимонопольной политике, суд подтвердил незаконность постпатентных роялти.

Обоснование Кимбла противоречит обоснованию Федерального округа в Принко, которое требует демонстрации антиконкурентных эффектов и определяет, является ли поведение злоупотреблением на основе антимонопольной политики. Можно утверждать, что поскольку политика пункта Конституции о патентах и ​​авторских правах заключается в содействии прогрессу науки и полезных искусств, заговор, подобный предполагаемому в Принко, с целью подавления альтернативной, конкурентоспособной технологии противоречит патентной политике. ^[35]

• Саами Зайн резко раскритиковал решение Princo , выступив против его повышенных требований к доказательствам антиконкурентного эффекта и заключив, что его требование «такого строгого теста на злоупотребление кажется извращенным». ^[36] Зайн утверждает, что требование суда о «кроме» доказательства эффекта является аномальным:

Анализ «но за» обычно применяется для расчета убытков в антимонопольных делах. Однако даже истцу по антимонопольному делу, требующему возмещения убытков в тройном размере и судебного запрета, не требуется доказывать в качестве элемента ответственности, что «если бы не» противоправное поведение, истец не понес бы никакого вреда. Скорее, истцу по антимонопольному делу нужно только продемонстрировать, что антиконкурентное поведение было «материальной причиной» его предполагаемого вреда. Требование столь существенного доказательного доказательства для успешного доказательства справедливой защиты кажется чрезмерным и противоречащим аргументам публичной политики, изложенным в делах о злоупотреблениях Верховного суда. ^[37]

Зейн утверждает, что это «странное и обременительное» требование налагает такое тяжелое бремя на тех, кто заявляет о злоупотреблении, что оно может «предоставить патентообладателям иммунитет от злоупотребления в отношении потенциально антиконкурентного поведения в случаях, когда доказательства антиконкурентных последствий может быть чрезвычайно трудно получить — возможно, из-за успеха самого оспариваемого поведения». ^[38] Более того, он замечает, « Princo создает довольно странную возможность того, что может быть сложнее успешно заявить о злоупотреблении — справедливая защита — чем утвердительный иск о возмещении тройного ущерба в соответствии с антимонопольным законодательством». ^[39]

• Камилла Барр утверждает, что «Федеральный округ допустил ошибку в деле Princo , радикально сузив доктрину неправомерного использования патента». ^[40] Предвосхищая решение по делу Kimble , она утверждает, что «доктрина неправомерного использования патента явно возникла из патентного права, а не из антимонопольного права». ^[41] Она также утверждает, что Princo ошибается, предполагая, что утверждение § 271(d) о том, что отказ патентообладателя предоставить лицензию не является неправомерным использованием, делает согласованные отказы конкурентов лицензировать патент неуязвимыми для оспаривания антимонопольного или неправомерного использования. ^[42]

• Профессор Ховенкамп утверждает, что патентный устав «прямо допускает односторонние отказы в лицензировании, но ничего не говорит о согласованных отказах в лицензировании — хотя Федеральный округ предположил обратное в своем мнении Princo Corp. ». ^[43] Ховенкамп критикует постановление о том, что согласованный отказ в лицензировании не может быть злоупотреблением: «Оно не только лишает конкурентов этой конкретной технологии, но и не позволяет им разрабатывать любую технологию независимо, которая нарушала бы одно или несколько требований этого патента. Тот, кто хочет разработать цифровую альтернативу аналоговой технологии, лицензированной в пакете Sony/Philips, должен будет изобретать вокруг патентных требований Lagadec, даже если технология, заявленная в этом патенте, не используется». ^[44] Он указывает, что позиция Princo противоречит обычному антимонопольному законодательству по этому вопросу, которое делает «односторонние отказы в лицензировании фактически законными per se , в то же время часто осуждая согласованные отказы в лицензировании прав интеллектуальной собственности». ^[45]

• Брайан Хилл утверждает: «Общим результатом решения Princo , скорее всего, станет то, что суды будут все менее способны препятствовать антиконкурентной деятельности совместных предприятий». ^[46] Он подчеркивает проблемное влияние на подавление зарождающихся технологий со стороны существующих фирм:

Решение суда предполагает, что для установления факта неправомерного использования патента на основе соглашения о подавлении технологии ответчик должен доказать, что это не наносит ущерба конкуренции... Требование от ответчиков установить фактический коммерческий потенциал часто может быть невозможным, когда подавляемая технология настолько новая или экспериментальная, что ее рыночная стоимость не может быть продемонстрирована. ^[47]

Соответственно, утверждает он, мнение Princo посылает сигнал о том, «что подавление зарождающейся и непроверенной технологии без четкого рыночного потенциала не имеет необходимого антиконкурентного эффекта, необходимого для установления факта неправомерного использования патента». ^[48]

• Профессор Стерн говорит, что Princo «установил высшую точку для попытки Федерального округа ограничить доктрину неправомерного использования патентов и его реваншистского проекта по ограничению предыдущей обширной юриспруденции Верховного суда по неправомерному использованию». ^[49] Однако решение Верховного суда 2015 года по делу Kimble v. Marvel может подорвать юриспруденцию Федерального округа по неправомерному использованию.

Стерн указывает на позицию Кимбла о том, что дела о неправомерном использовании патентов не основываются на антимонопольной политике; они берут свои реплики из патентной политики. Исходя из этого, он утверждает: «Последствием решения по делу Кимбла , по-видимому, является откат линии решений Федерального округа, достигших кульминации в деле Princo , которое сделало демонстрацию существенного антиконкурентного эффекта на соответствующем рынке существенным элементом доказательства в большинстве дел о неправомерном использовании».

Однако, по его словам, остается неясным, обратит ли внимание Федеральный округ на Кимбла и насколько ограниченное толкование он ему даст. В этой связи он указывает на комментарий главного судьи Джона Робертса в устном прении 2009 года — что «кроме Федерального округа», окружные апелляционные суды «не могут сказать: «Мне не нравится правило Верховного суда, поэтому я не буду его применять»». ^[50]

Цитаты в этой статье написаны в стиле Bluebook . Пожалуйста, посетите страницу обсуждения для получения дополнительной информации.

• Текст дела Princo Corp. против ITC , 616 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2010) доступен на сайте: CourtListener Google Scholar