Меркоидные случаи

Дела Mercoid — Mercoid Corp. против Mid-Continent Investment Co. , 320 US 661 (1944), и Mercoid Corp. против Minneapolis-Honeywell Regulator Co. , 320 US 680 (1944) — являются решениями Верховного суда США 1944 года о неправомерном использовании патентов и антимонопольном праве . Говорят, что эти сопутствующие дела достигли «высшей точки доктрины неправомерного использования патентов». ^[1] Суд существенно ограничил доктрину косвенного нарушения, признав незаконные привязки «неосновных» незапатентованных статей, которые были специально адаптированы только для использования в практике патента, и Суд заметил: «Результатом этого решения, вместе с теми, которые ему предшествовали, является существенное ограничение доктрины косвенного нарушения. Какой остаток может остаться, нам не нужно останавливаться, чтобы рассмотреть». ^[2] Суд также предположил, что попытка расширить сферу действия патента за пределы его притязаний может или будет нарушать антимонопольное законодательство: «Законность любой попытки распространить защиту патента на незапатентованные товары определяется антимонопольным законодательством, а не патентным правом». ^[3]

В ответ на дела Mercoid патентная коллегия в конечном итоге убедила Конгресс ограничить размах этих постановлений ^[4] , приняв разделы 271(c) и (d) патентного кодекса в 1952 году. ^[5] Эти положения в некоторой степени свернули закон о косвенном нарушении и привязках. Подпункт (c) определил незаконное косвенное нарушение как сознательную продажу неосновного продукта, который является материальной частью изобретения и специально адаптирован для нарушения патента — по сути, продукты без какого-либо использования, кроме нарушения. Подпункт (d) сделал нецелевым использование или незаконное расширение патентных прав для патентообладателя для получения дохода от того, что было бы косвенным нарушением. ^[6] Верховный суд в 1980 году охарактеризовал это законодательство, ограничивающее Mercoid , как компромисс между доктринами неправильного использования и косвенного нарушения. ^[7]

Уолтер М. Кросс изобрел систему горячего воздуха в печи с тремя основными элементами: (1) моторизованный топочный механизм для подачи топлива в камеру сгорания печи, (2) комнатный термостатический переключатель для управления подачей топлива и (3) переключатель топочного механизма для предотвращения погасания огня в теплую погоду, не требующую отопления дома. Комнатный термостат регулирует подачу тепла или прекращает ее подачу, замыкая или размыкая цепь двигателя топочного механизма при требуемых температурах. Переключатель топочного механизма или управление удержанием огня реагирует на низкую температуру в печи, заставляя топочный механизм подавать топливо, чтобы предотвратить погасание огня в печи. Управление переключателем топочного механизма эффективно в мягкую погоду, когда комнатный термостат может не требовать тепла в течение значительного периода времени. ^[8]

Эдвард Э. Фримен изобрел систему управления печью с горячим воздухом, которая использует три термостатических переключателя для своей работы. Комнатный термостат запускает топку. Другой термостат (или концевой выключатель) размыкает цепь топки, когда воздух в печи достигает заданной температуры, независимо от того, что комнатный термостат все еще может требовать тепла. Этот второй термостат работает для предотвращения небезопасных условий из-за перегрева. Третий термостат также находится в печи. Он управляет вентилятором, который нагнетает горячий воздух из печи в комнаты. Он не позволяет вентилятору запускаться, пока воздух в печи не достигнет заданной степени тепла. Но в этот момент он запускает вентилятор, который продолжает работать, даже если концевой выключатель остановил топку, пока печь горячая, а комнатный термостат требует тепла. Патент был на комбинированный патент трех термостатических переключателей, а не на какой-либо из переключателей в отдельности и не на комбинацию переключателя вентилятора и концевого выключателя. ^[9]

Патент Cross был передан Mid-Continent, при условии предварительной исключительной лицензии Minneapolis-Honeywell Regulator Company (Honeywell) в области угольных топок. Было согласовано, что патентный роялти, который будет выплачивать Honeywell, будет основан на ее продажах блока управления топкой сгорания: автоматического электрического переключателя, реагирующего на температуру газов сгорания или котловой воды, производимых автоматическим топкой с подачей угля. Honeywell предоставила сублицензию Detroit Lubricator Co. на производство и продажу переключателей топки сгорания и связанных с ними устройств для практического использования изобретения Cross. Mid-Continent, владелец патента, не производил отопительного оборудования, но получал свой доход от роялти за устройства переключателей топки сгорания, которые Honeywell и Detroit Lubricator. Honeywell направила письмо в торговлю, уведомляя ее об исключительной лицензии, объясняя, что патентные права распространяются на систему, включающую элементы управления и топку в сочетании, а не только элементы управления, и предлагая лицензию на всю систему покупателям одного из блоков управления Honeywell. Позже Mid-Continent направила письмо в торговую организацию, в котором сообщалось, что она владеет патентными правами и что продажа оборудования для использования запатентованного изобретения является нарушением, если на это нет лицензии. Mid-Continent написала клиенту Mercoid, что ей стало известно, что клиент покупает средства управления у компании (то есть Mercoid), не имеющей лицензии Mid-Continent на продажу средств управления; и что Mid-Continent хотела бы сделать это официальным уведомлением о том, что она считает продажу и использование средств управления для этой цели нарушением своего патента. ^[10]

Патент Freeman был передан Honeywell, которая лицензировала пять своих конкурентов-производителей. Лицензии предоставляют неисключительное право на изготовление, использование и продажу «комбинированного управления печью», которое определяется как термостатический переключатель, используемый для установки Freeman и разработанный в одном блоке для управления вентилятором и ограничивающими контурами. Выплаты роялти Honeywell основаны на продажах комбинированных средств управления печью, которые не запатентованы как таковые (система, которая их включает, запатентована), но не имеют никакого применения, кроме как для практического использования патента. Апелляционный суд заявил, что комбинированное управление печью обеспечивает «последовательность операций, которая является точной сущностью прогресса Freeman в этой области», поскольку оно «выполняет последовательность операций патента Freeman» и «отличает изобретение» от предшествующего уровня техники. Каждый лицензиат должен был предоставить уведомление о том, что покупка средства управления предоставляет лицензию на одну установку системы отопления Freeman. Minneapolis-Honeywell несколько раз пытался убедить Mercoid взять лицензию, но безуспешно. ^[11]

В ноябре 1932 года Mid-Continent отправила Mercoid официальное уведомление о нарушении патента Cross. В августе 1935 года Mid-Continent подала иск против EO Smith из Карфагена, штат Миссури, за нарушение патента Cross путем установки в его доме системы отопления, включающей элементы управления, произведенные Mercoid. Mercoid выступила в качестве защитника Смита, но не стала стороной в иске. Mid-Continent выиграла дело против Smith. В сентябре 1940 года Mid-Continent подала иск против Mercoid в окружной федеральный суд Чикаго за косвенное нарушение патента Cross. Mercoid, Mid-Continent и Honeywell не производили системы отопления; они продавали термостатические переключатели и сопутствующую продукцию. По ходатайству Mercoid суд сделал Honeywell недобровольным соистцом. ^[12]

Окружной суд установил, что Honeywell и Mid-Continent «вступили в сговор друг с другом в попытке монополизировать продажу переключателей топки сгорания, регуляторов топки или регуляторов нижнего предела, не охваченных Cross [патентом]». Он также постановил, что восьмилетняя задержка между уведомлением 1932 года и иском 1940 года представляла собой просрочку , исключающую действие. Суд пришел к выводу, что метод ведения бизнеса был «практическим эквивалентом предоставления письменной лицензии с условием, что запатентованная система может практиковаться только с переключателями топки сгорания, купленными у» лицензиатов, таким образом, нарушая Carbice и Leitch . Помимо того, что это было неправомерное использование патента, поведение истцов нарушало антимонопольное законодательство и давало Mercoid право на судебный запрет против него. ^[13]

Суд постановил отклонить жалобу и запретил каждому истцу подавать иск о косвенном нарушении патента против клиентов Mercoid, а также прямо или косвенно угрожать своим клиентам иском о таком нарушении патента или каким-либо образом вмешиваться в бизнес Mercoid путем использования патента. В отношении антимонопольного иска суд отклонил убытки, но постановил наложить бессрочный запрет на обоих истцов, их должностных лиц и агентов, как индивидуально, так и коллективно, от совершения следующих действий:

1. От дальнейшего участия или осуществления указанного сговора или любого другого сговора, имеющего аналогичную цель или эффект;
2. От совершения любого действия или вещи, имеющей ту же цель или эффект, что и действия, совершенные в целях разрешения такого спора, или способствующей или имеющей тенденцию способствовать достижению цели или эффекта, связанных с патентом, являющимся предметом иска; и
3. От принудительного исполнения или выполнения, прямо или косвенно, любых положений лицензии Honeywell или ее сублицензий или любых аналогичных лицензий того же содержания или действия, которые связаны с патентом. ^[14]

В июне 1940 года Mercoid подала в суд на Honeywell и Mid-Continent в окружной федеральный суд Чикаго с требованием вынести декларативное решение о том, что ее контроль вентилятора и предела не нарушал и не способствовал нарушению патента Freeman компании Honeywell, что патент был недействительным, и что Honeywell ограничивала торговлю, нарушая антимонопольное законодательство. Honeywell подала встречный иск и подала в суд за нарушение патента. Окружной суд постановил, что патент не был показан недействительным, а был использован не по назначению. Суд объяснил ненадлежащее использование:

[I]t следует считать, что Minneapolis-Honeywell использовал свой патент таким образом, чтобы стремиться к созданию монополии на незапатентованное устройство. Minneapolis-Honeywell лицензировал других и предложил лицензировать Mercoid на производство, использование и продажу одного устройства, которое воплощает в себе два элемента патента Freeman, а именно, два термостата, которые помещены в колпак печи, один из которых является выключателем вентилятора, а другой - конечным выключателем. Это устройство, воплощающее эти два элемента, является ... незапатентованным устройством. Патент Freeman не является патентом ни на выключатель вентилятора, ни на конечный выключатель, ни на оба из них. Это патент на систему управления печью, которая требует для своей работы три термостата. Так уж получилось, что два из этих термостатов являются выключателем вентилятора и конечным выключателем. Суд считает, что из сказанного следует, что обе жалобы, Mercoid и Minneapolis-Honeywell, должны быть отклонены из-за отсутствия справедливости. ^[15]

Апелляции были поданы в Седьмой окружной суд , который отменил решения окружных судов. ^[16]

В одном случае, связанном с патентом Cross, апелляционный суд отменил постановления относительно несоблюдения и косвенного нарушения. Он постановил, что поведение Mercoid по изготовлению и продаже устройства, которое не имело никакого применения, кроме как для практического использования патента Cross, и предоставление инструкций о том, как использовать устройство для реализации изобретения, было косвенным нарушением. ^[17] Подобным же образом суд заявил: «Мы не видим здесь ничего, что нарушало бы антимонопольное законодательство или составляло бы недобросовестную конкуренцию», и отменил постановление окружного суда. ^[18]

В другом деле, связанном с патентом Freeman, апелляционный суд постановил, что принцип Morton Salt Co. против GS Suppiger Co. неприменим, и окружной суд ошибочно вынес свое решение на основании этого дела. Дело Morton касалось запатентованного механизма для внесения соляных таблеток:

Патент был на механизм, а не на соль или ее конфигурацию. Соль является предметом торговли, довольно широко используемым с незапамятных времен. Она не запатентована и не является элементом патента, на который опирался Мортон. Однако Мортон стремился заставить покупателей своего запатентованного механизма использовать только соль, купленную у него, что никоим образом не было частью патента. ^[19]

Напротив, патент Фримена охватывает систему управления печью, имеющую аппарат управления горением как элемент заявленной системы. Суд заявил, что следующие факты имеют решающее значение:

[Обвиняемое устройство] обеспечивает последовательность операций, которая является точной сущностью прогресса Фримена в этой области. С каждым [устройством] Mercoid предоставляет определенные схемы электропроводки для установки. Обвиняемое устройство не имеет другого применения, кроме как для выполнения последовательности операций патента Фримена. ^[20]

Суд пришел к выводу: «Патентное законодательство разрешает такое поведение, а антимонопольное законодательство не запрещает его». ^[21]

Судья Уильям О. Дуглас озвучил мнение большинства членов суда. Судья Оуэн Дж. Робертс , к которому присоединился судья Стэнли Форман Рид , выразил особое мнение. Судья Феликс Франкфуртер и судья Роберт Х. Джексон выразили особое мнение . Судья Хьюго Блэк , к которому присоединился судья Фрэнк Мерфи, написали совпадающее мнение, в котором оспаривают мнение судьи Франкфуртера.

Судья Дуглас начал мнение большинства с предположений о том, что патент Кросса был действительным и что Mercoid сознательно продала переключатели топки сгорания для использования в практике изобретения, заявленного в комбинированном патенте Кросса. ^[22]

Но с тех пор, как суд в деле Motion Picture Patents Co. против Universal Film Mfg. Co. отменил решение по делу Henry против AB Dick Co. , «этот суд последовательно постановил, что владелец патента не может использовать его для обеспечения ограниченной монополии на незапатентованный материал, используемый при применении изобретения». Например: Carbice Corp. против American Patents Development Corp. , Leitch Manufacturing Co. против Barber Co. , Morton Salt Co. против GS Suppiger Co. и BB Chemical Co. против Ellis . Причина, по которой суд неоднократно постановлял так, заключается в том, что «разрешение таких исков означало бы расширение помощи суда справедливости в расширении патента за пределы законной сферы его монополии». ^[23]

Хотя все эти случаи касались привязок к поставкам, используемым при реализации запатентованного изобретения, суд не смог «усмотреть принципиальной разницы», когда привязываемый элемент был компонентом запатентованной конструкции (заявленным элементом запатентованной комбинации):

Предоставление патента является предоставлением особой привилегии «для содействия прогрессу науки и полезных искусств». Конст., ст. I, § 8. Конечно, оно несет в себе право быть свободным от конкуренции в практике изобретения. Но пределы патента узко и строго ограничены точными условиями предоставления. Именно общественный интерес доминирует в патентной системе. Это защита общественности в системе свободного предпринимательства, которая, , , , лишает патентообладателя после выдачи [патента] возможности использовать его таким образом, чтобы приобрести монополию, которая явно не соответствует условиям предоставления. Необходимость или удобство патентообладателя не оправдывают никакого использования монополии патента для создания другой монополии. Тот факт, что патентообладатель имеет право отказаться от лицензии, не позволяет ему расширить монополию патента путем присоединения условий к ее использованию. Метод, с помощью которого монополия стремится быть расширенной, не имеет значения. Патент — это привилегия. Но это привилегия, обусловленная общественной целью. Она возникает из изобретения и ограничивается изобретением, которое она определяет. Когда патентообладатель связывает что-то еще со своим изобретением, он действует только в силу своего права как владельца собственности заключать договоры относительно этого, а не иначе. Тогда он подчиняется всем ограничениям этого права, которые общий закон налагает на такие договоры. . . . [Если бы патентное право могло оправдать привязки], патент был бы отвлечен от своей установленной законом цели и стал бы готовым инструментом экономического контроля в областях, где антимонопольные акты или другие законы, а не патентные статуты, определяют общественную политику. ^[24]

Возвращаясь к доводу патентообладателя о том, что переключатель кочегарки играл центральную роль в изобретении, суд настоял на том, что это не имеет значения:

Этот результат не может быть устранен в данном случае, если называть переключатель топки сгорания «сердцем изобретения» или «достижением в этой области». Патент выдается только на комбинацию. Поскольку ни один из отдельных элементов комбинации не заявлен как изобретение, ни один из них, рассматриваемый отдельно, не защищен патентной монополией. Независимо от того, являются ли части новыми или старыми, комбинация является изобретением и отличается от любой из них. Если бы была разрешена ограниченная монополия на переключатель топки сгорания, это была бы не монополия, предоставленная изобретательскому гению патентным законодательством, а монополия, рожденная коммерческим желанием избежать строгости конкуренции, поощряемой антимонопольным законодательством. Если бы такое расширение патентной монополии могло быть осуществлено по контракту, целостность патентной системы была бы серьезно скомпрометирована. ^[25]

Суд признал, что решение 1909 года по делу Leeds & Catlin против Victor Talking Machine Co. (№ 2) ^[26] было основанием для вывода о том, что «тот, кто продает незапатентованную часть комбинированного патента для использования в собранной машине, может быть виновен в косвенном нарушении». В этом деле, касающемся граммофонной пластинки и проигрывателя, суд распространил патентную защиту на незапатентованную граммофонную пластинку, которая была незапатентованной частью запатентованной комбинации. Но это решение «по сути не соответствует точке зрения, которую мы выразили в этом деле». Соответственно, правило в этом деле «больше не должно преобладать над защитой, что комбинированный патент используется для защиты незапатентованной части от конкуренции». Конечно, Honeywell и Mid-Continent могли бы выиграть дело против Mercoid по обвинению в косвенном нарушении и добиться судебного запрета, «если бы они не злоупотребляли патентом в целях монополизации незапатентованного материала». Но они это сделали, и «там, где есть столкновение между принципом дела Карбиса и обычными правилами, регулирующими как прямое, так и косвенное нарушение, преобладает первое». ^[27]

Затем суд огласил противоречивое резюме своего решения, которое впоследствии вызвало бурю протестов, приведшую к внесению поправки (см. ниже) в патентное законодательство, ограничивающей постановление Mercoid :

Результатом этого решения, вместе с теми, которые ему предшествовали, является существенное ограничение доктрины косвенного нарушения. Какой остаток может остаться, нам не нужно останавливаться, чтобы рассмотреть. Достаточно сказать, что, в какой бы позе ни был представлен вопрос, суды справедливости откажут в помощи, если патентообладатель и те, кто предъявляет иск от его имени, используют патентную привилегию вопреки общественным интересам. ^[28]

Наконец, суд обратился к вопросам res judicata и антимонопольного встречного иска Mercoid, по которым несколько судей не пришли к единому мнению.

Mercoid знал о действиях Mid-Continent и лицензионном соглашении до 1935 года, когда произошел более ранний иск Smith , касающийся действительности патента Cross, и в котором Mercoid защищал своего клиента Smith. Таким образом, спор заключался в том, что доктрина res judicata «обязывает Mercoid в отношении вопросов, которые фактически были предметом судебного разбирательства, и всех вопросов, которые могли быть подняты в этом более раннем иске». Что касается res judicata , суд заявил, что Honeywell и Mid-Continent:

подать в суд по справедливости ходатайство о судебном запрете на нарушение патента истцом и о проведении отчетности. Если бы такое постановление было вынесено, суд дал бы свое одобрение схеме, которая включает в себя злоупотребление патентной привилегией и нарушение антимонопольного законодательства. Это помогло бы в осуществлении заговора по расширению патента за пределы его законной сферы действия. Но патентообладатели и лицензиаты не могут получить помощь от суда, чтобы осуществить такое событие, «если только предоставление такой помощи не соответствует политике». И определение этой политики не «зависит от милости» сторон и не зависит от обычных правил, регулирующих урегулирование частных судебных разбирательств. Суды по справедливости могут заходить и часто заходят гораздо дальше как в предоставлении, так и в отказе в предоставлении помощи в поддержку общественных интересов, чем они привыкли заходить, когда затрагиваются только частные интересы... Стороны не могут лишить суды возможности осуществлять это дискреционное право, не предоставив ту же защиту в более раннем судебном разбирательстве. ^[29]

Встречный иск о нарушении антимонопольного законодательства был «больше, чем просто защитой; это отдельное установленное законом основание иска». Таким образом, антимонопольное дело регулируется принципом, что «если второе основание иска между сторонами касается другого иска, предыдущее решение является res judicata не в отношении вопросов, которые могли быть представлены, а «только в отношении тех вопросов или пунктов, по которым возник спор, при определении которых было вынесено решение или вердикт». Это решение должно быть рассмотрено при возвращении дела на новое рассмотрение. ^[30]

Судья Робертс, к которому присоединился судья Рид, занял позицию, что дело Leeds & Catlin следует считать хорошим правом, так что здесь нет злоупотребления. Он также считал, что дело не требует исключения из обычных правил res judicata : «Сейчас нам говорят, что неправильное толкование патентного права лицензиаром является настолько жестоким и вопиющим пренебрежением общественными интересами, что суд справедливости должен держать руку на пульсе ответчика всякий раз, когда он решает ссылаться на эти интересы для своей личной выгоды, хотя он не смог защитить себя в предыдущем судебном разбирательстве и задокументирован как нарушитель». Если было совершено правонарушение против общественности, сказал он, пусть правительство подает в суд.

Судья Франкфуртер согласился с распространением Судом правила Карбиса на случаи, в которых «незапатентованное устройство не предназначалось для общего пользования, но было... приспособлено для использования в изобретении», но только до тех пор, пока не было показано, что предмет (такой как переключатель кочегара) не был «создан с целью и намерением их объединения стороной, не имеющей права их объединять». Доктрина косвенного нарушения, понимаемая таким образом, является надлежащим «выражением как права, так и морали». Затем он сказал, что мнение большинства своими ненужными dicta смутит тяжущихся и нижестоящие суды «неоправданными инсинуациями против принципа права, который в своих надлежащих границах аккредитован как юридической историей, так и этикой». Он также согласился с судьей Робертсом в том, что res judicata требует подтверждения. ^[31]

Судья Джексон согласился с другими несогласными относительно res judicata , но он согласился с большинством относительно сопутствующего нарушения и неправомерного использования. Этот патент, сказал он, «охватывает комбинацию — систему — последовательность — которая считается новой, хотя каждый ее элемент и фактор являются старыми и непатентоспособными. Таким образом, у нас есть абстрактное право в абстрактных отношениях между вещами, в которых по отдельности нет права — юридическая концепция, которая либо очень глубока, либо почти непонятна, я не могу быть уверен, какая именно». Он признал, что «[если] патентообладатель не может исключить конкурентов из производства и продажи стратегических незапатентованных элементов, таких как термостат, адаптированный для использования в комбинации, запатентованная система настолько уязвима для конкуренции, что почти бесполезна. С другой стороны, если он может запретить такую ​​конкуренцию, его патент на систему собирает в свои монопольные устройства давно известные в данной области техники, и, следовательно, сами по себе не подлежат никакому патенту». Затем он сослался на предложения судьи Франкфуртера:

Предполагается, что такой патент должен защищать патентообладателя по крайней мере от того, кто сознательно и намеренно создает устройство для использования в комбинации и продает его для этой цели. Именно это, по-видимому, и было сделано здесь. Что касается этики, то стороны кажутся мне такими же равными, как горшок и чайник. Но недостаток знаний или невинный умысел обычно не могут ослабить патентную защиту. Я не вижу, как умысел может сделать нарушением то, что в противном случае таковым не является. Чем меньше законные права зависят от чьего-либо состояния ума, тем лучше. ^[32]

Он заключил:

Практический вопрос заключается в том, оставим ли мы такой комбинированный патент с действительно небольшой стоимостью или же мы придадим ему стоимость, проецируя его экономические эффекты на элементы, которые сами по себе не являются частью его законной монополии. В этих обстоятельствах я думаю, что мы должны защитить владельца патента в использовании только того, что ему было предоставлено — абстрактного права в абстрагированной комбинации — стоимостью, какой бы ни была стоимость такой совокупности. Я не вижу никаких конституционных или законодательных полномочий для придания ему дополнительной стоимости путем привнесения в его монополию всех или любой из непатентоспособных частей. ^[33]

Судья Блэк, к которому присоединился судья Мерфи, специально согласился «добавить несколько замечаний, чтобы молчание не было понято как согласие с мнениями, выраженными в особом мнении» судьи Франкфуртера. Во-первых, сказал он, постановление суда не содержало никаких диктатов; то, что было сказано, было необходимо для разрешения дела. Что еще важнее, он осудил «ошибку несогласного толкования законодательных актов на основе предвзятых взглядов суда на «мораль» и «этику». Ничто в федеральном патентном законе не относится к косвенному нарушению. Основой аргументов несогласного являются «личные взгляды автора на «мораль» и «этику».:

[Ничто из этого] не проливает достаточно света на патентные статуты, чтобы оправдать его использование при толковании этих статутов как создающих, в дополнение к праву на возмещение за нарушение, более обширное право, которое в судебном порядке характеризуется как «формула» «контрибутивного нарушения». И для судей основывать свое толкование статутов только на своих собственных концепциях «морали» и «этики» — это, мягко говоря, опасное дело.

Если бы настоящее дело заставило рассмотреть мораль и этику сопутствующего нарушения, я бы крайне не хотел делать вывод о том, что весы моральной ценности перевешивают право производителей продавать свои незапатентованные товары на свободном рынке. По крайней мере, со времен Адама Смита, беспрепятственная конкуренция, как правило, не считалась безнравственной. Хотя и были возражения против антимонопольного закона Шермана, мало кто из возражающих ставил под сомнение его моральность.

Давно признано, что социально нежелательная практика может искать одобрения под видом общепринятых моральных символов. И повторяющееся судебное утверждение о том, что плохая практика освящена моралью, может, если не оспаривается, помочь ей получить одобрение, которого она ищет. Имея это в виду, я хочу выразить свой явный протест против разговоров о судебной доктрине «контрибьюторского нарушения», как будто она имеет право на такое же уважение, как и общепризнанная моральная истина. ^[34]

Как и в предыдущем случае, судья Дуглас озвучил мнение суда. Судьи Робертс, Рид, Франкфуртер и Джексон согласились с результатом по делу Morton Salt Co. против GS Suppiger Co.

Суд не согласился с тем, что Седьмой округ обосновал отмену решения окружного суда тем, что переключатель управления горением был сердцем изобретения. Суд заявил:

Тот факт, что незапатентованная часть патента на комбинацию может отличать изобретение, не влечет за собой привилегий патента. Это может быть сделано только в порядке, предусмотренном законом. Какой бы ценной она ни была, какой бы существенной для патента она ни была, незапатентованная часть патента на комбинацию не имеет больше права на монополистическую защиту, чем любое другое незапатентованное устройство. Ибо, как мы указали в деле Mercoid Corp. против Mid-Continent Investment Co. , патент на комбинацию является патентом на собранное или функционирующее целое, а не на отдельные части. Законность любой попытки поставить незапатентованные товары под защиту патента измеряется антимонопольным законодательством, а не патентным правом. ^[35]

Соответственно, «прилагаемые здесь усилия по контролю над конкуренцией в этом незапатентованном устройстве явно нарушают антимонопольное законодательство», Mercoid имеет право на антимонопольную защиту, а Honeywell «не может получить от суда справедливости никакого постановления, которое прямо или косвенно поможет ей подорвать государственную политику, лежащую в основе выдачи ее патента». ^[36]

Было сказано, что дела Mercoid «фактически лишили патентообладателя возможности помешать конкуренту производить и продавать компонент, который не имел иного применения, кроме как как часть запатентованного изобретения», и что в результате «Конгресс вмешался, чтобы вдохнуть новую жизнь в доктрину косвенного нарушения и раздвинуть границы доктрины неправомерного использования патента». ^[37]

Верховный суд в деле Dawson Chemical Co. против Rohm & Haas Co. [ ^38] проанализировал законодательную историю поправки 1952 года, которая рассматривала этот вопрос в новых разделах 271(c) и (d) патентного права. Ссылаясь на дела Mercoid , суд заявил, что они «определенно постановили, что любая попытка контролировать рынок незапатентованных товаров будет представлять собой неправомерное использование патента, даже если эти товары не имели применения за пределами запатентованного изобретения». ^[39] Суд Доусона отметил, что ряд решений, приведших к делам Mercoid , «включал устранение ущерба, который, как считалось, был нанесен AB Dick» . Более того, «желание распространить патентную защиту на контроль основных товаров торговли медленно умирало, и призрак обширной эры сопутствующих нарушений продолжал преследовать суды». ^[40]

Результат был следующим:

Решения Mercoid оставили после себя некоторое замешательство среди патентных юристов и некоторую степень замешательства в судах низшей инстанции. Хотя некоторые суды рассматривали заявления Mercoid как ограниченные по своему эффекту конкретным видом лицензионного соглашения, о котором шла речь в этих делах, другие заняли гораздо более широкую позицию по решению. Среди последней группы некоторые суды постановили, что даже подача иска о косвенном нарушении, угрожая сдерживать конкуренцию в незапатентованных материалах, может предоставить доказательства неправомерного использования патента. ^[41]

Это потрясение привело к лоббистским усилиям в Конгрессе:

Определенные сегменты патентной адвокатуры в конечном итоге решили просить Конгресс о корректирующем законодательстве, которое восстановило бы некоторые рамки доктрины сопутствующего нарушения. С большой настойчивостью они продвигали свое предложение в трех последовательных Конгрессах, прежде чем оно в конечном итоге было принято в 1952 году. ^[42]

Суд Доусона заявил , что поправка, которая была принята в результате, была компромиссом. «Кодификация косвенного нарушения и неправомерного использования патента раскрывает компромисс между этими двумя доктринами и их конкурирующими политиками, которые позволяют патентообладателям осуществлять контроль над неосновными товарами, используемыми в их изобретениях». ^[43] Это отменило особое положение в делах Mercoid , ^[44] для:

§ 271(d) фактически предоставляет патентообладателю, как законное дополнение к его патентным правам, ограниченное право исключать других из конкуренции в сфере неосновных товаров. Патентообладатель может сам продавать неосновной товар, запрещая другим продавать этот же товар без его разрешения. Поступая так, он может устранить конкурентов и тем самым контролировать рынок этого товара. Более того, его право требовать от других роялти за привилегию продавать неосновной товар подразумевает, что патентообладатель может контролировать рынок неосновного товара. ^[45]

Цитаты в этой статье написаны в стиле Bluebook . Пожалуйста, посетите страницу обсуждения для получения дополнительной информации.