Monsanto Co. против Rohm and Haas Co.
Американское патентное дело 1972 года

Monsanto Co. против Rohm and Haas Co.
СудАпелляционный суд Соединенных Штатов третьего округа
Аргументированный3 мая 1971 г.
Решенный12 января 1972 г.
Цитаты456 Ф.2д 592; 172 USPQ ( BNA ) 323
Холдинг
Что в рассматриваемой патентной заявке Monsanto не была представлена ​​информация обо всех испытаниях, проведенных на химическом соединении. Это нераскрытие было сочтено ложным представлением. Нераскрытие информации было равносильно искажению информации, которое нарушало справедливые стандарты поведения, которые Monsanto обязана соблюдать перед общественностью в обмен на свою монополию.
Членство в суде
Судьи сидятРуджеро Дж. Олдисерт , Фрэнсис Лунд Ван Дусен , Гарри Эллис Калоднер
Мнения по делу
БольшинствоАльдисерт, к которому присоединился Ван Дусен
НесогласиеКалоднер

Monsanto Co. против Rohm and Haas Co. , 456 F.2d 592 (3d Cir. 1972), — это решение Апелляционного суда США третьего округа от 1972 года, в котором дается толкование того, какое поведение можно считать мошенническим получением патента .

Это дело является одним из первых решений, принятых после решения Верховного суда США от 1964 года по делу Walker Process против Food Machinery, в котором мошенничество со стороны Патентного ведомства США было признано потенциальным нарушением Антимонопольного закона Шермана , и одним из первых (если не первым) решений, в которых было установлено, что непредоставление существенной информации Патентному ведомству было мошенничеством.

Фон

Monsanto получила патент США № 3,382,280, выданный 7 мая 1968 года, под названием 3',4'-дихлорпропионанилид (известный как 3,4-DCPA или пропанил ), гербицид, который избирательно уничтожал сорняки, не убивая при этом сельскохозяйственные культуры, такие как рис. [1] В ноябре 1969 года Monsanto подала в суд на Rohm and Haas за нарушение патентных прав. Единственным существенным вопросом была действительность патента, и в конечном итоге это свелось к тому, совершила ли Monsanto мошенничество в отношении Патентного ведомства при получении патента. [2]

Заявка, которая привела к патенту '280, была третьей из трех последовательных заявок, первые две из которых были безуспешными. В первой заявке, поданной в 1957 году, Monsanto пыталась получить патент примерно на 100 «соединений, включая 3,4-DCPA и 3,4-DCAA (3,4-дихлорацетанилид), химическое вещество с некоторыми схожими свойствами и схожей физической структурой. Monsanto утверждала, что все члены класса обладают «необычной и ценной гербицидной активностью», в то время как родственные соединения обладают «небольшой или нулевой гербицидной эффективностью».

Не убедившись в аргументах Monsanto, Патентное ведомство отклонило заявку как непатентоспособную по сравнению с предшествующим уровнем техники. В 1961 году Monsanto подала новую заявку, заявив о другом большом классе соединений, снова включив 3,4-DCPA и 3,4-DCAA, и снова утверждая, что класс обладает «необычной и ценной гербицидной активностью». И снова Патентное ведомство отклонило заявку как непатентоспособную по сравнению с предшествующим уровнем техники. В 1967 году Monsanto снова подала заявку, на этот раз заявив только о 3,4-DCPA и представив только то, что 3,4-DCPA обладает «необычной и ценной гербицидной активностью» и что его активность «удивительна», поскольку «родственные соединения обладают незначительной или нулевой гербицидной эффективностью». И снова Патентное ведомство (первоначально) отклонило заявку на том основании, что продукт был очевиден по сравнению с предшествующим уровнем техники. Но на этот раз Monsanto преодолела отклонение. [3]

Решение суда основывалось на структурном различии группы CH 2 , выделенном красным цветом.

Главным вопросом в Патентном ведомстве был вопрос о том, следует ли отклонить патентную заявку , поскольку 3,4-DCPA был очевиден из ранее известных продуктов, наиболее значительным из которых был 3,4-DCAA (3,4-дихлорацетанилид), химикат с некоторыми схожими свойствами и схожей физической структурой. Оба были полезны для изготовления пигментов и оба обладали гербицидными свойствами. Структурное различие между двумя «близкородственными» соединениями заключалось в том, что 3,4-DCAA «отличался по своей структурной формуле только тем, что имел на одну группу CH 2 меньше», чем 3,4-DCPA. [4] Из-за сходства в структуре между 3,4-DCPA и другими химикатами, включая 3,4-DCAA, Патентное ведомство отклонило патентную заявку по причине очевидности . Затем Monsanto попыталась убедить ведомство отозвать отказ, представив документы, показывающие, что DCPA не был очевиден, потому что он обладал значительно более высокой и неожиданной селективной гербицидной активностью.

Monsanto подала Husted Affidavit. Суд первой инстанции установил, что этот документ «не содержит никаких утвердительных искажений и является точным в той мере, в какой он это делает», но «он вводит в заблуждение и был намерен ввести в заблуждение, поскольку в нем не излагаются факты, известные заявителю, которые не соответствуют его позиции, что пропанил является превосходным гербицидом». [5] Апелляционный суд прокомментировал:

Однако патент был выдан... после того, как Monsanto представила аффидевит доктора Роберта Ф. Хастеда, основанный на испытаниях, проведенных им на двадцати видах растений при трех различных нормах внесения на акр. В отчете, представленном в Патентное ведомство, утверждалось, что 3,4-DCPA полностью убил или серьезно повредил девять из одиннадцати видов и не оказал никакого воздействия только на два. Восемь других соединений, как сообщалось, не оказали никакого воздействия ни на одно из одиннадцати растений, а два других соединения, одно из которых 3,4-DCAA, оказали либо очень слабое, либо никакого воздействия. Примечательно, что хотя испытания Хастеда включали испытания на двадцати видах при трех отдельных нормах внесения на акр, Патентное ведомство было проинформировано об испытаниях только на одиннадцати видах и только при одной норме внесения, два фунта на акр. В целом, аффидевит показал менее 25 процентов результатов Хастеда; из 899 испытаний было представлено только 110. Окружной суд пришел к выводу, что такое близкое изложение выводов Хастеда является искажением фактов. [6]

Согласно применимому праву, как его понимает суд, если соединение, на которое испрашивается патент, очень похоже по структуре на известное соединение, каковыми были 3,4-DCPA и 3,4-DCAA, возникает опровержимая презумпция , что более позднее соединение очевидно вытекает из более раннего. «Чтобы опровергнуть эту презумпцию, необходимо показать, что «заявленное соединение обладает неочевидными или неожиданными полезными свойствами, которыми на самом деле не обладает гомолог предшествующего уровня техники»» [7] .

Таким образом, Husted Affidavit, по-видимому, опровергает отклонение очевидности, показывая, что 3,4-DCPA обладает неожиданным полезным гербицидным свойством, которого не хватает 3,4-DCAA и другим продуктам. Husted Affidavit ввел в заблуждение Патентное ведомство, заявил суд первой инстанции, поскольку и 3,4-DCPA, и 3,4-DCAA «фактически обладают недавно обнаруженным свойством заявленного соединения». [8]

Суд первой инстанции заявил, что Monsanto представила мошенническое заявление под присягой, в котором говорится: «Короче говоря, оно состоит из полуправды». Суд указал на такие упущения, которые сделали заявление под присягой полуправдой:

Например, один из пропущенных результатов испытаний показал, что 3,4-DCAA полностью уничтожил амарант при дозировке 2 фунта на акр, как и 3,4-DCPA. . . . Компания Monsanto в заявлении под присягой в Хастеде попыталась показать, что близкородственные соединения не обладают уникальными гербицидными свойствами. Неуказанные факты были, следовательно, существенными». [9]

Окружной суд признал патент недействительным, и Monsanto подала апелляцию в Третий апелляционный суд .

Решение третьего апелляционного суда

Третий округ подтвердил решение окружного суда о мошенничестве (2-1) в заключении окружного судьи Алдисерта . [10]

Мнение большинства

Суд рассмотрел заявление Хастеда в свете его места в трех последовательных патентных заявках Monsanto:

Учитывая предыдущие безуспешные попытки Хаффмана получить патент, разумно заключить, что успех его заявки 1968 года, первоначально отклоненной экспертом, а затем принятой после представления отчета Хастеда, был обусловлен его акцентом на том, что соединение обладает свойствами «удивительной... гербицидной эффективности», которой не обладают родственные соединения. [11]

Действительно ли 3,4-DCPA на удивление превосходит родственные соединения в качестве гербицида, имело решающее значение для патентного преследования и для того, совершила ли Monsanto мошенничество в отношении Патентного ведомства. Суд отклонил аргумент Monsanto о том, что в заявлении под присягой она просто сделала наилучший шаг вперед:

Заявление Хастеда в Патентное ведомство даже близко не отражало весь тест Хастеда, переданный Хаффману. Действительно, изучение отчета позволяет, если не заставляет, сделать вводящий в заблуждение вывод о том, что он представляет собой полный и точный анализ всех тестов, а не отредактированную версию. Сокрытие и нераскрытие могут быть доказательством и эквивалентом ложного представления, поскольку сокрытие или подавление, по сути, является представлением того, что то, что раскрывается, является всей правдой. [12]

Рассматривая эту модель поведения, суд заявил: «[Мы] не можем заставить себя сказать, что заявка на патент 1968 года продемонстрировала тот стандарт поведения, который требовался при данных обстоятельствах». Скорее, «Monsanto была обязана раскрыть Патентному ведомству больше информации о гербицидных свойствах родственных соединений, чем она это сделала». Причина в том, что «речь идет не просто о споре между сторонами, а об общественном интересе», который не должны выдавать поддельные патенты. В результате усеченного раскрытия Monsanto фактов, касающихся сравнительной эффективности 3,4-DCPA как гербицида, «Патентное ведомство не смогло справедливо оценить заявку Monsanto в соответствии с преобладающими установленными законом критериями». [13]

Суд пришел к следующему выводу:

Таким образом, нераскрытие Monsanto было равносильно искажению фактов, нарушающему справедливые стандарты поведения, которые заявитель должен был соблюдать в отношении общественности в обмен на свою монополию. Соответственно, Monsanto не имела права на патентную монополию, и окружной суд не ошибся, [признав патент недействительным]. [14]

Несогласие

Судья Калоднер не согласился. Во-первых, сказал он, большинство решило дело на основе перевеса доказательств, но следовало использовать стандарт «ясных и убедительных доказательств». [15]

Во-вторых, окружной суд ошибочно заявил, что не требуется доказывать наличие конкретного намерения обмануть Патентное ведомство, «когда имеются доказательства преднамеренного сокрытия существенной информации», и что патент должен быть отклонен, «даже если решение не раскрывать информацию было мотивировано не более чем ошибочным суждением относительно существенности информации». [16]

В-третьих, не было показано, что Патентное ведомство «не выдало бы патент, если бы не заявленное мошенническое поведение». Не было никаких доказательств того, что Патентное ведомство было введено в заблуждение. [17]

Комментарий

В статье в George Washington Law Review Ирвинг Кейтон раскритиковал «невежество Третьего округа в отношении общепринятого способа и практики, определенных законом и правилом, в которых осуществляется патентное преследование». [18] Кейтон сказал, что патентный эксперт обязан был изучить записи более ранних стадий патентного преследования , и существует правовая презумпция , что эксперт сделал это; эта экспертиза раскрыла бы информацию, которую Monsanto утаила в Husted Affidavit. Соответственно, Кейтон утверждал, что «патентный поверенный Monsanto был, таким образом, полностью оправдан, приписывая эксперту фактическое, но, по крайней мере, конструктивное знание содержания раскрытий заявок как 1961, так и 1957 годов». [19] Соавтор Ричард Х. Стерн не согласился со своим коллегой по этому вопросу. Стерн утверждал: «Предлагаемая опора на конструктивное знание и последующее увлечение юридическими фикциями и презумпциями имеют гораздо больше привкуса решимости не узнавать компрометирующие факты, чем откровенности, требуемой в таких случаях» [20] .

Более того, утверждает Кейтон, тот факт, что Третий окружной суд и судья в похожем деле в Техасе не пришли к единому мнению относительно того, «старалась ли Monsanto просто выступить с наилучшими намерениями» или же намеренно обманывала Патентное ведомство, указывает на то, что разумные люди могут расходиться во мнениях: «Если это так, то разве не следует неизбежный вывод... что [поведение] патентного поверенного Monsanto... в худшем случае было невиновной ошибкой в ​​суждении?» [21] И снова соавтор Стерн не согласился: «Нет. Третий округ, напротив, по-видимому, посчитал, что взгляды судьи Синглтона были явно ошибочными, и что его принятие теории патентообладателя о том, что «можно показать себя с лучшей стороны в Патентном ведомстве», противоречило правовому стандарту в отношении откровенности, требуемой в разбирательствах ex parte такого типа. Учитывая столь ошибочную концепцию стандарта откровенности, неудивительно, что в обстоятельствах этого дела судья, использовавший этот правовой стандарт, не нашел мошенничества, и неудивительно, что судьи, отклонившие его, нашли мошенничество». [22]

Другое обсуждение этого дела обвиняет окружной суд в том, что он якобы аннулировал патент из-за мошенничества, и, как следствие, последующее подтверждение Третьего округа. Заявленная основа критики заключается в том, что мошенническая закупка не аннулирует патент, а просто делает его навсегда неисполнимым. [23]

Ссылки

Цитаты в этой статье написаны в стиле Bluebook . Пожалуйста, посетите страницу обсуждения для получения дополнительной информации.

  1. ^ При предполагаемом использовании около 8 миллионов фунтов в 2001 году пропанил является одним из наиболее широко используемых гербицидов в Соединенных Штатах. Агентство по охране окружающей среды США, Оценка рынка пестицидов за 2000-2001 годы.
  2. ^ Monsanto Co. против Rohm & Haas Co. , 456 F.2d 592, 596 (3d Cir. 1972) («С нашей точки зрения необходимо рассмотреть только вопрос искажения фактов»).
  3. ↑ 456 F.2d на стр. 596.
  4. ^ 456 F.2d на стр. 596. Такие пары соединений называются «смежными гомологами», и известно, что они имеют схожие химические и физические свойства. См. статью гомологичные ряды . См. также In re Henze , 181 F.2d 196, 201 (CCPA 1950), в котором суд заявил: «В действительности, природа гомологов и тесная связь физических и химических свойств одного члена ряда с соседними членами таковы, что презумпция непатентоспособности возникает против иска, направленного на состав вещества, соседний гомолог которого является старым в данной области».
  5. ^ Monsanto Co. против Rohm and Haas Co. , 312 F. Supp. 778, 791 (ED Pa. 1970)
  6. ↑ 456 F.2d на стр. 596-97.
  7. ^ 312 F. Supp. на стр. 789. Суд заявил, что причина этого правила заключается в том, что «характеристики, которыми обычно обладают члены гомологического ряда, в основном одинаковы и изменяются, но постепенно от члена к члену. Химики, знающие свойства одного члена ряда, в целом будут знать, чего ожидать от соседних членов». Там же на стр. 790 .
  8. ↑ 312 F. Supp. на стр. 790.
  9. ↑ 312 F.Supp. 791-92.
  10. ^ 456 F.2d 592 (3-й округ 1972 г.).
  11. ↑ 456 F.2d на стр. 599.
  12. ^ 456 F.2d на стр. 599. Третий округ отметил, но отклонил заключение окружного суда Техаса, который рассматривал эти вопросы в деле Monsanto против Dawson Chemical Corp. , 312 F.Supp. 452 (SD Tex. 1970). Третий округ заявил: «Мы не находим убедительным подход суда к вопросу искажения информации или его вывод о том, что Monsanto «не сделала ничего, кроме как сделала все возможное». 456 F.2d на стр. 597 прим. 4 (цитируя 312 F. Supp. на стр. 463).
  13. ↑ 456 F.2d на стр. 600.
  14. ↑ 456 F.2d в 600-01.
  15. ^ Мнение большинства не согласилось с этим утверждением, которое было основано на беседе с адвокатом. В юридических выводах суда первой инстанции говорилось, что «[u]сразу после нашего изучения протокола мы пришли к выводу, что Rohm and Haas выполнила свое бремя доказывания недействительности ясными и убедительными доказательствами». 456 F.2d на стр. 601 прим. 14 (цитируя 312 F.Supp. на стр. 797).
  16. ^ Большинство судей не согласилось с этим утверждением, указав, что это было альтернативное решение и что заявление окружного суда в полном объеме было следующим: «Даже если бы нас убедили изменить свое мнение» и мы пришли к выводу, что «Monsanto не намеревалась вводить в заблуждение, ... конкретное намерение обмануть не является необходимым, если есть доказательства преднамеренного сокрытия существенной информации»» 456 F.2d at 601 n.14.
  17. ^ 456 Ф.2д 603-04.
  18. ^ Ирвинг Кейтон, Джон Ф. Линч, Ричард Х. Стерн, Мошенничество при получении патентов: подлинные и фиктивные обвинения, 43 Geo. Washington L. Rev. 1, 99 (1974).
  19. ↑ Там же, стр. 100.
  20. ↑ Там же, 100 , прим.*.
  21. ↑ Там же , стр. 99.
  22. ^ Там же, 99, н.*.
  23. ↑ См. Дональд Р. Даннер, Джеймс Б. Гэмбрелл и Ирвинг Кейтон, Патентное право (1969-70), в [1970] Ann. Surv. Am. L. 395, 425, прим. 140 (1970).
  • Текст дела Monsanto Co. против Rohm and Haas Co. , 456 F.2d 592 (3d Cir. 1972) доступен на сайте: CourtListener Google Scholar Justia
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Monsanto_Co._v._Rohm_and_Haas_Co.&oldid=1266756049"