Microsoft Corp. против DAK Industries, Inc.

Microsoft Corp. против DAK Indus., Inc.
Суд	Апелляционный суд Соединенных Штатов Америки по девятому округу
Полное название дела	Microsoft Corporation против Dak Industries Incorporated
Решенный	2 октября 1995 г.
Цитата	66 Ф.3д 1091
История болезни
Предварительное действие	27 Bankr.Ct.Dec. 118 (Отказано в иске Microsoft о возмещении административных расходов)
Членство в суде
Судьи сидят	Уильям А. Флетчер , Мелвин Т. Брунетти и Томас Г. Нельсон
Мнения по делу
Было установлено, что единовременная покупка программного обеспечения эквивалентна единовременной покупке физических товаров с учетом «экономических реалий» сделки, даже если оно продавалось по лицензии, предоставляющей «разрешение на использование» интеллектуальной собственности.

Microsoft Corp. против DAK Indus., Inc. 66 F.3d 1091 (9th Cir 1995) — судебное дело, в котором Microsoft утверждала, что, получив лицензионные права на продажу программного обеспечения Microsoft Word (Word), на тот момент обанкротившаяся DAK Industries получила разрешение на использование этой интеллектуальной собственности , поэтому Microsoft имела право на получение платежей в виде роялти в период после банкротства.

Девятый округ не согласился, полагая, что «экономические реалии» соглашения, в котором платежи за определенное количество копий Word производились в форме рассрочки, означали, что соглашение должно рассматриваться как «единовременная продажа единиц программного обеспечения», даже если соглашение называлось лицензией, требующей «роялти» вместо «платежей». Таким образом, Microsoft не могла претендовать на особые проценты по иску о банкротстве, поскольку это была передача товаров в форме продажи, что делало ее необеспеченным кредитором. ^[1]

DAK Industries, поставщик компьютерного оборудования, заключил лицензионное соглашение с Microsoft, дистрибьютором программного обеспечения, которое предоставило DAK права на распространение и лицензирование копий Microsoft Word на компьютерах, которые он продавал в течение срока действия соглашения. Microsoft предоставила DAK мастер-диск, который использовался для установки Microsoft Word на компьютеры, распространяемые DAK. Оплата по этому лицензионному соглашению производилась в форме «роялтиной ставки» в размере 55 долларов за каждую распространяемую копию Word. Однако DAK должна была взять на себя минимальное обязательство перед Microsoft в размере 2,75 миллиона долларов, которое должно было быть выплачено 5 частями в течение одного года, независимо от количества копий, которые DAK удалось продать. Таким образом, DAK имела право распространять до 50 000 единиц, а любые дополнительные единицы затем влекли за собой сбор в размере 55 долларов.

DAK поставила первые три платежа Microsoft. Однако они подали заявление о банкротстве до завершения оставшихся платежей. После банкротства DAK продолжила продавать копии Word, не сделав оставшиеся платежи по платежам. ^[1]

Microsoft утверждала, что имела право на «административные расходы» от DAK в качестве компенсации за продолжающееся использование лицензионного соглашения, которое позволяло распространять ее программное обеспечение. ^[1]

Суд по делам о банкротстве отклонил иск Microsoft на том основании, что, хотя Microsoft и обозначила соглашение как роялти-платежи за продолжение использования своей интеллектуальной собственности, оно больше походило на очередные платежи при продаже товаров. Это сделало долг перед Microsoft необеспеченным требованием. При апелляции в окружной суд окружной суд подтвердил решение суда по делам о банкротстве, заявив, что Microsoft не несет никаких дальнейших расходов в связи с распространением Word компанией DAK. Затем Microsoft подала апелляцию в Апелляционный суд Соединенных Штатов по девятому округу . ^[1]

Девятый округ привел несколько причин, по которым он считает, что «экономическая реальность» соглашения между Microsoft и DAK заключалась в «единовременной продаже программного обеспечения», а не в разрешении на использование интеллектуальной собственности Word:

• Структура ценообразования, в рамках которой DAK должна была взять на себя минимальные обязательства, основывалась на количестве единиц, полученных DAK от Microsoft, а не на продолжительности времени, в течение которого DAK могла использовать программное обеспечение Microsoft Word, как можно было бы ожидать в договоре аренды.
• Соглашение требовало, чтобы DAK выплатила все 2,75 миллиона долларов, даже если она когда-либо продаст только одну копию, и DAK на момент соглашения имела право продать всю согласованную сумму. Суд посчитал это похожим на покупку товаров в необеспеченный кредит, когда DAK внесла аванс, получила товары и выплачивала остаток по частям. DAK не должна была платить в момент фактической продажи товаров, как можно было бы ожидать в договоре аренды
• Лицензионное соглашение фактически давало DAK «право продавать», а не «разрешение использовать» интеллектуальную собственность Word: компания продавала Word напрямую клиентам, а не использовала его в рамках своего бизнеса.
• Использование Word компанией DAK после ее банкротства не повлекло за собой никаких расходов для Microsoft — компании DAK уже было разрешено продать 50 000 копий Word

Суд установил, что простое наименование соглашения лицензией и обозначение платежей как роялти на самом деле не делает его лицензией с точки зрения интеллектуальной собственности. Также суд установил, что продажи DAK указывают на то, что она не продала все единицы, на которые имела право по соглашению. Более того, суд отметил, что у Microsoft не было деловых отношений с DAK после банкротства, поэтому удовлетворение иска Microsoft было бы несправедливым по отношению к другим необеспеченным кредиторам. Соответственно, суд подтвердил решения суда по делам о банкротстве и окружного суда и отклонил иск Microsoft. ^[1]

Идея о том, что суды рассматривают «экономические реалии» сделки, чтобы решить, является ли транзакция продажей или «лицензией на использование», была также принята в деле SoftMan Products Co. против Adobe Systems Inc. Когда потребитель покупал программное обеспечение Adobe, он получал одну копию, за которую он платил полностью, и лицензия действовала вечно. Adobe утверждала, что потребителям просто давали лицензию на использование программного обеспечения, а не продавали само программное обеспечение. Однако суд постановил, что, как и в деле DAK, характер транзакции указывал на продажу товаров, и, следовательно, будет применяться доктрина первой продажи . ^[2] В деле Universal Music Group против Augusto суд также рассмотрел «экономические реалии» транзакции, в которой UMG распространяла рекламные музыкальные компакт-диски «инсайдерам музыкальной индустрии», и постановил, что, поскольку UMG предоставила компакт-диски без намерения их вернуть, это была передача права собственности, хотя UMG пометила («лицензировала») компакт-диски определенными ограничениями на их использование, такими как ограничение перепродажи. Поскольку эти ограничения недействительны, ответчик смог продать рекламные компакт-диски в соответствии с доктриной первой продажи. ^[3]

Некоторые не согласны с тем, что суд обосновал свое мнение, рассматривая лицензию на программное обеспечение как просто продажу товаров. Они утверждали, что DAK была предоставлена ​​неисключительная лицензия на распространение Word — они имели право по лицензии только на использование мастер-диска для предоставления дополнительных копий Word в соответствии со схемой роялти. DAK создавала копии Word, которые были необходимы ей, только на тот срок, пока ей было разрешено использовать мастер-диск Word Microsoft. Любые платежи, произведенные DAK, были просто авансом в счет потенциальных роялти: общее соглашение в лицензиях на книги и фильмы. Поэтому, вопреки мнению суда, способ, которым DAK могла продавать копии Word, следует рассматривать как разрешение на использование интеллектуальной собственности (использование мастер-диска), а не как «продажу товаров», как производитель продает определенное количество товаров реселлеру, и, следовательно, Microsoft должна получать роялти в соответствии с первоначальным соглашением. ^[4]

• судебные разбирательства с Microsoft
• Лицензия на программное обеспечение
• Вернор против Autodesk, Inc.

• Карвер, Брайан В., Почему лицензионные соглашения не контролируют право собственности на копии: первые продажи и основные копии (19 марта 2010 г.). Berkeley Technology Law Journal, удобная ссылка SSRN