Эванс против Итона (1818)

Дело Верховного суда США 1818 г.
Эванс против Итона
Верховный суд Соединенных Штатов
Спор 26 февраля 1818 г.
Решение 7 марта 1818 г.
Полное название делаЭванс против Итона
Цитаты16 США 454 ( подробнее )
История болезни
ПрежнийСудебный приказ об ошибке от Округа Пенсильвании [1]
ПоследующийПовторное слушание дела в округе Пенсильвании [2] , затем апелляция в Верховный суд [3] .
Членство в суде
Главный судья
Джон Маршалл
Ассоциированные судьи
Бушрод Вашингтон  · Уильям Джонсон
Х. Брокхолст Ливингстон  · Томас Тодд
Габриэль Дюваль  · Джозеф Стори
Мнение по делу
БольшинствоМаршалл, к которому присоединились единогласно
Применяемые законы
Патентный акт 1793 года , Акт об освобождении Оливера Эванса [4] )

Дело Эванса против Итона (16 US (3 Wheat.) 454 (1818)) рассматривалось Верховным судом США , в котором суд постановил, что патент, раскрывающий усовершенствованный метод производства с помощью нескольких различных усовершенствованных машин, следует толковать как патент на метод и усовершенствования машин, но не как патент на машины без усовершенствований изобретателя.

Это было третье опубликованное решение Верховного суда по патентам [5] и первое, касающееся материального патентного права . [6] Это было первое дело Верховного суда, касающееся вопроса о том, когда изобретение патентоспособно отличается от известного уровня техники . [7] Это также было второе из четырех последовательных дел Верховного суда, связанных конкретно с патентом на мукомольную мельницу Оливера Эванса . [8]

Помимо своей юридической значимости, заключение примечательно тем, что в приложении к нему содержится расшифровка патента Эванса и патентной заявки, которые иным образом недоступны современному читателю.

Фон

Бункерный загрузчик Эванса и автоматизированный процесс установки болтов.

В 1780-х годах изобретатель Оливер Эванс разработал систему для автоматизированной мельницы, которая произвела революцию в технологии помола. Сохранив свое изобретение в секрете, пока он реализовал его на практике , он первоначально получил защиту для него через отдельные государственные законы, например, в Мэриленде [9] и Нью-Гемпшире, [10] , поскольку патентная система еще не существовала. Когда вступил в силу Закон о патентах 1790 года , Эванс получил третий патент Соединенных Штатов, когда-либо выданный. Копий этого оригинального патента не сохранилось. [11]

Поскольку все патенты в то время имели 14-летний срок действия, его патент истек в 1804 году, и изобретение перешло в общественное достояние . Сразу по истечении срока действия его патента он запросил частный законопроект , который позволил бы ему продлить его, что стало первым подобным запросом. [12] Он не добился успеха до 1808 года, когда Десятый Конгресс принял закон, уполномочивающий Государственного секретаря выдать ему новый патент на тех же условиях, что и первоначальный. [13] [4] Эванс получил свой новый патент на следующий день после вступления закона в силу. [14]

Согласно Патентному акту 1793 года , действовавшему на момент выдачи патента 1808 года, патенты не должны были содержать притязаний . [15] В случае сложного патента, такого как патент Эванса, который включал как общий улучшенный метод производства муки, так и конкретные улучшенные машины для достижения этого метода, это создавало путаницу относительно фактического объема выдачи. По той же причине это также создавало путаницу относительно вида предшествующего уровня техники , которого было бы достаточно, чтобы признать патент недействительным на основе ожидания .

В окружном суде Пенсильвании ответчик Итон не оспаривал факт использования усовершенствованного хоппера Эванса, но стремился показать, что патент покрывал только усовершенствованный метод в целом (а не хоппербой конкретно), или же что патент был предвосхищен более ранними машинами. В частности, ответчик представил доказательства грубого вида хоппера, который использовался на некоторых мельницах в Пенсильвании в 1760-х годах. [16] Убежденный в том, что патент может покрывать только усовершенствованный метод в целом, а не любую из усовершенствованных машин, суд дал указания присяжным таким образом, что у присяжных не было иного выбора, кроме как вынести вердикт в пользу ответчика, что они и сделали. [16] Суд также отказался принять представленные истцом доказательства того, что ответчик изначально предлагал выплатить лицензионный сбор Эвансу.

Затем дело было обжаловано в Верховном суде по иску об ошибке , в котором Эванс утверждал, что были допущены следующие ошибки:

  1. Окружной суд должен был принять во внимание доказательства истца о том, что свидетели ответчика уплатили лицензионный сбор, тем самым косвенно признав действительность патента;
  2. Окружной суд не должен был принимать во внимание доказательства использования хоппера в других местах, не указанных в исковом заявлении ответчика;
  3. Окружной суд не должен был давать указания присяжным о том, что Эванс не имеет права на возмещение ущерба за нарушение прав, если только он не является первоначальным изобретателем хоппера.

Мнение суда

Суд единогласно отклонил решение окружного суда и вернул дело на новое рассмотрение в соответствии с venire facias de novo . Мнение было высказано главным судьей Маршаллом .

Суд принял первое основание ошибки и отклонил второе, в обоих случаях предпочтя представить доказательства присяжным. Суд, однако, отметил, что показания свидетелей, уплативших лицензионный сбор, имели «очень малый вес». [17]

По главному вопросу, касающемуся инструкций окружного суда присяжным, суд согласился, что окружной суд допустил ошибку в двух отношениях: во-первых, высказав мнение, что патент охватывает только усовершенствование в производстве, «произведенное общей комбинацией всех его машин», а не отдельных используемых машин; и, во-вторых, дав указания присяжным, что Эванс не может получить компенсацию, если он не является первоначальным изобретателем хоппера, а не улучшителем. [18] Однако, к несчастью, суд заметил, что

Во всех случаях, когда он претендует на улучшение машины, на нем будет лежать обязанность показать степень своего улучшения, чтобы человек, понимающий предмет, мог отчетливо понять, в чем оно состоит. [19]

Последующие события

Дело было пересмотрено в окружном суде Пенсильвании, и присяжные снова вынесли вердикт в пользу ответчика. Вердикт основывался на указании судьи о том, что присяжные не должны выносить решение в пользу истца, если в патенте (включая прилагаемые приложение и приложение) не будет четких доказательств относительно точного характера усовершенствований Эванса по сравнению с предшествующим уровнем техники . Поскольку патент не был составлен с учетом такого требования и просто описывал его изобретение, не отличая его от предшествующего уровня техники, по сути, не осталось никаких вопросов для принятия решения присяжными. В следующем году Эванс опубликовал брошюру, в которой излагал свою сторону дела, уделив особое внимание отклонению судом его доказательств по новым основаниям. [20] Он также снова подал апелляцию в Верховный суд по иску об ошибке, но его апелляция была отклонена сильно разделенным судом в деле Эванс против Итона (1822) — хотя к тому времени он уже умер, а срок действия патента истек. [21]

Возникшая путаница относительно сферы действия заявленного изобретения в этом случае частично привела к принятию Закона о патентах 1836 года , который ввел требование о наличии отдельного раздела формулы изобретения для всех патентов. [22] Это требование, в свою очередь, сделало конкретный юридический анализ в этом случае в значительной степени устаревшим. Однако дело продолжало цитироваться в связи с общим принципом, согласно которому патентообладателю не обязательно знать о предыдущем использовании, чтобы это предыдущее использование сделало патент недействительным. [23] [24]

В последний раз это дело было процитировано Верховным судом в 1934 году в поддержку общего принципа, согласно которому «приз за исключительный патент достается тому, кому посчастливилось оказаться первым». [25]

Цитируемые работы

  • Федерико, П. Дж. (1945). «Патентные испытания Оливера Эванса — Часть I». Журнал Патентного бюро . 27 : 586.
  • Федерико, П. Дж. (1945). «Патентные испытания Оливера Эванса — Часть II». Журнал Патентного общества . 27 : 657.

Ссылки

  1. ↑ Эванс против Итона , 8 F. Cas. 846, Pet. CC 322 (1816).
  2. ↑ Эванс против Итона, 8 F. Cas. 856, 3 Washington CC 443 (1818).
  3. ↑ Эванс против Итона , 20 U.S. (7 Wheat. ) 356 (1822).
  4. ^ ab «Акт об освобождении Оливера Эванса», 6 Stat. 70.
  5. ^ Малла Поллак, Собственное общественное достояние: конституционное право не быть исключенным — или Верховный суд выбрал правильные хлопья для завтрака в деле Kellogg против National Biscuit Co., 22 Hastings Comm. & Ent LJ 265, 291 n119 (2000).
  6. ^ Гарольд С. Вегнер, Экспериментальное использование после Merck и «безопасная гавань», 15 Федеральный окружной суд BJ 1, 37 (2005).
  7. ^ Н. Скотт Пирс, Великий невидимый крах: взлет и падение патентной приемлемости через Mayo против Prometheus, 23 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. LJ 186, 211–15 (2012)
  8. ↑ Федерико 1945, стр. 586.
  9. ↑ Мэриленд; Килти, Уильям (1787). «Закон о предоставлении Оливеру Эвансу на срок в несколько лет исключительного права на изготовление и продажу в пределах этого штата машин, описанных здесь». Законы Мэриленда: 1785–1799 . стр. 121.
  10. ↑ Хэмпшир, Нью (1789). «Закон о предоставлении Оливеру Эвансу на срок в несколько лет исключительного права на изготовление и продажу в пределах этого штата машин, описанных здесь». Законы Нью-Гэмпшира: Первый конституционный период, 1784–1792 гг . . стр. 401.
  11. ↑ Федерико 1945, стр. 589.
  12. ↑ Федерико 1945, стр. 598.
  13. ^ Бенаг, Кристин П. (1979). История частного патентного законодательства в Палате представителей. Типография правительства США. стр. 6.
  14. ↑ Эванс против Джордана, 8 F. Cas. 872, 872 (CCD Va. 1813).
  15. ↑ Федерико часть 2 1945, стр. 680.
  16. ^ ab Federico часть 2 1945, стр. 677.
  17. ↑ 16 США, стр. 505.
  18. ↑ 16 США, стр. 519.
  19. ↑ 16 США, стр. 518.
  20. ↑ Федерико часть 2 1945, стр. 678.
  21. ↑ Федерико часть 2 1945, стр. 681.
  22. ^ Westlaw, Патентные притязания § 4:1 (3-е изд.)
  23. ↑ Гейлер против Уайлдера , 51 US 477, 488, 13 L. Ed. 504 (1850).
  24. ^ Джон Берк, Изучение конституционности перехода к принципу «первого изобретателя, подающего заявку» в Законе Лихи-Смита об американских изобретениях, 39 J. Legis. 69, 87 (2013).
  25. ↑ Radio Corp. of Am. против Radio Eng'g Labs. , 293 US 1, 55 S. Ct. 928, 79 L. Ed. 163 (1934).
  • Текст дела Эванс против Итона , 16 U.S. (3 Wheat. ) 454 (1818) доступен на сайте: CourtListener Google Scholar Justia Library of Congress OpenJurist
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Эванс_в._Итон_(1818)&oldid=1222176713"