Другие короткие названия |
|
---|---|
Длинное название | Закон о внесении изменений в законы о патентах и товарных знаках. |
Прозвища | Закон о внесении изменений в Закон о патентах и товарных знаках |
Принят | 96- й Конгресс США |
Эффективный | 12 декабря 1980 г. |
Цитаты | |
Публичное право | 96-517 |
Статуты в целом | 94 Стат. 3015 |
Кодификация | |
Акты с внесенными поправками | |
Названия изменены | 35 USC: Патенты |
Разделы USC изменены | 35 USC гл. 30 § 201 |
История законодательства | |
| |
Дела Верховного суда США | |
Стэнфордский университет против Roche Molecular Systems, Inc. , 563 U.S. 776 (2011) |
Патентное право США |
---|
Законодательство |
Типы патентных притязаний |
Процедуры |
Другие темы |
Закон Бэя -Доула или Закон о поправках к Закону о патентах и товарных знаках ( Pub. L. 96-517, 12 декабря 1980 г.) — это законодательство США, разрешающее подрядчикам право собственности на изобретения, возникающие в результате финансируемых федеральным правительством исследований . Спонсируемый сенаторами Бирчем Бэем из Индианы и Бобом Доулом из Канзаса, Закон был принят в 1980 г., кодифицирован в 94 Stat. 3015 и в 35 USC § 200–212 [1] и реализуется 37 CFR 401 для соглашений о федеральном финансировании с подрядчиками [2] и 37 CFR 404 для лицензирования изобретений, принадлежащих федеральному правительству. [3]
Ключевое изменение, внесенное Bayh-Dole, касалось процедур, посредством которых федеральные подрядчики, приобретшие право собственности на изобретения, созданные при федеральном финансировании, могли сохранить это право собственности. До принятия Закона Bayh-Dole Федеральное положение о закупках требовало использования пункта о патентных правах, который в некоторых случаях требовал от федеральных подрядчиков или их изобретателей уступать изобретения, созданные по контракту, федеральному правительству, если только финансирующее агентство не определяло, что общественным интересам лучше было бы позволить подрядчику или изобретателю сохранить основные или исключительные права. [4] Национальные институты здравоохранения, Национальный научный фонд и Министерство торговли внедрили программы, которые позволяли некоммерческим организациям сохранять права на изобретения по уведомлению без запроса определения агентства. [5] Напротив, Bayh-Dole единообразно разрешает некоммерческим организациям и подрядчикам малых предприятий сохранять право собственности на изобретения, созданные по контракту и приобретенные ими, при условии, что каждое изобретение своевременно раскрывается, и подрядчик решает сохранить право собственности на это изобретение. [6]
Вторым ключевым изменением в законе Бэя-Доула стало разрешение федеральным агентствам выдавать исключительные лицензии на изобретения, принадлежащие федеральному правительству. [7]
Закон Бэя-Доула возник из усилий Конгресса по реагированию на экономические недуги 1970-х годов . [8] Одно из усилий Конгресса было сосредоточено на том, как лучше всего управлять изобретениями, которые были созданы с более чем 75 миллиардами долларов в год, инвестированными в спонсируемые правительством НИОКР. Обсуждались три философии: «гамильтоновская вера в то, что решение лежит в сильном центральном правительстве, которое должно взять на себя ответственность и активно управлять этими ресурсами»; «джефферсоновская вера в то, что решение лежит в личности и что лучшее, что может сделать правительство для обеспечения стимулов к успеху, — это не мешать этим людям»; и вера, которая «утверждала, что правительство может только навредить и что оно должно убедиться, что все получат финансовую выгоду от усилий правительства». [8]
До принятия закона Бэя-Доула правительство США накопило 28 000 патентов, но менее 5% этих патентов были лицензированы в коммерческих целях. [9] : 3
Эти патенты накопились, потому что после Второй мировой войны правительство под руководством президента Гарри С. Трумэна решило продолжить и даже увеличить свои расходы на исследования и разработки на основе известного доклада Ванневара Буша под названием «Наука — бесконечная граница», в котором говорилось: «Научный прогресс — один из важнейших ключей к нашей безопасности как нации, к нашему лучшему здоровью, к большему количеству рабочих мест, к более высокому уровню жизни и к нашему культурному прогрессу». [10] [11] Однако у правительства не было единой патентной политики, регулирующей все агентства, которые финансировали исследования, и общая политика заключалась в том, что правительство сохраняло право собственности на изобретения и лицензировало их только неисключительно. [8] [12] : 10–14 В отчете Счетной палаты правительства было установлено, что «те, кто стремился использовать принадлежащие правительству технологии, сталкивались с лабиринтом правил и положений, установленных соответствующими агентствами, поскольку не было единой федеральной политики в отношении патентов на спонсируемые правительством изобретения или передачи технологий от правительства частному сектору». [13]
В 1968 году Департамент здравоохранения, образования и социального обеспечения (HEW) ввел единое «Институциональное патентное соглашение» (IPA), чтобы позволить некоммерческим учреждениям-грантополучателям получать уступку патентоспособных изобретений, созданных за счет федерального финансирования, на которые учреждение решило получить патенты. [14] К 1978 году более семидесяти университетов и исследовательских организаций заключили IPA с HEW или с Национальным научным фондом. [15] В 1970-х годах факультет Университета Пердью в Индиане сделал важные открытия в рамках грантов Департамента энергетики, который не выдавал институциональных патентных соглашений. [8] Чиновники университета пожаловались своему сенатору Бирчу Бэю, чей персонал провел расследование. В то же время сенатор Роберт Доул узнал о схожих проблемах, и два сенатора согласились сотрудничать в работе над законопроектом в соответствии с «убеждением Джефферсона», описанным выше. [8]
Соответственно, как описано ниже, законодательство децентрализовало контроль над изобретениями, финансируемыми из федерального бюджета, возложив ответственность и полномочия по коммерциализации изобретений на учреждение или компанию, получающую грант, с определенными обязанностями перед правительством, изобретателем и общественностью, как описано ниже.
Закон Бэя-Доула разрешает Министерству торговли создавать стандартные положения о патентных правах для включения в соглашения о федеральном финансировании с некоммерческими организациями, включая университеты и малый бизнес. [16] Стандартное положение о патентных правах изложено в 37 CFR 401.14. [17] Это положение включено в соглашения о федеральном финансировании посредством ряда договорных инструментов, включая гранты, предоставляемые университетам [18] и контракты, заключенные с коммерческими компаниями. [19] Министерство торговли делегировало Национальному институту стандартов и технологий обнародовать правила реализации закона Бэя-Доула.
Согласно стандартному положению о патентных правах, малые предприятия и некоммерческие организации , если они получают право собственности путем уступки "предметных изобретений", могут сохранить это право, выполнив определенные формальности. Однако ни одно малое предприятие или некоммерческая организация не обязаны получать право собственности на такие изобретения. Все организации соглашаются сделать следующее: [16]
Верховный суд США разъяснил в деле Стэнфорд против Роша (2011 г.), что Закон Бэя-Доула не изменил конституционное положение, что первоначальное право собственности на патенты всегда принадлежит их изобретателям, и что работодатели изобретателей могут владеть патентами только в том случае, если изобретатели прямо уступают свои патенты своим работодателям.
Если организация не выбирает сохранение права собственности на предметное изобретение, которое она приобрела, то Федеральное агентство может запросить право собственности. Агентство может отказаться от своего права на получение права собственности на изобретение и позволить изобретателям сохранить право собственности на свои изобретения. [20] [21]
Внешние видео | |
---|---|
Кэтрин Ку-Закон Бэя-Доула |
Если организация решает сохранить право собственности на изобретение, на которое она получила права, организация обязана сделать следующее: [16]
Некоторые дополнительные требования применяются только к некоммерческим организациям. Некоммерческие организации также должны: [16]
Предметное изобретение определяется как «любое изобретение подрядчика, которое задумано или впервые фактически реализовано на практике при выполнении работы по соглашению о финансировании». [23] Верховный суд США в деле Стэнфорд против Роша ясно дал понять, что «of» в «of the contractor» означает право собственности. («И «изобретение, принадлежащее подрядчику» или «изобретение, принадлежащее подрядчику» являются естественными прочтениями фразы «изобретение подрядчика».). Если изобретение не принадлежит стороне федерального соглашения о финансировании, то оно не может быть предметным изобретением и не подпадает под действие закона Бэя–Доула.
CFR рассматривает отношения между федеральным финансированием и другим финансированием, которое может дополнять поддерживаемые федеральным правительством исследования. Если изобретение сделано вне исследовательской деятельности финансируемого федеральным правительством исследования «без вмешательства или затрат для финансируемого правительством проекта», то изобретение не является предметным изобретением. Аналогично, изобретение не является предметным изобретением, если оно возникает в тесно связанном исследовании вне «запланированной и обязательной деятельности» финансируемого федеральным правительством проекта, и тесно связанное исследование не «уменьшает или не отвлекает от производительности» финансируемого федеральным правительством проекта. [24]
Растет количество судебных прецедентов по делу Бэя-Доула.
Дело Стэнфорд против Роша [25] было рассмотрено Верховным судом, который постановил, что право собственности на запатентованное изобретение принадлежит в первую очередь изобретателю, даже если изобретатель является исследователем в финансируемой из федерального бюджета лаборатории, подпадающей под действие Закона Бэя-Доула. [26] Судьи подтвердили общее понимание конституционного права США, согласно которому изобретатели автоматически владеют своими изобретениями, а договорные обязательства по передаче этих прав третьим лицам являются вторичными. [27]
Дело возникло из-за того, что сотрудник Стэнфорда, который был обязан передать определенные изобретения Стэнфорду, если Стэнфорд был обязан владеть ими по закону или контракту, был направлен преподавателями Стэнфорда на работу в биотехнологическую компанию для изучения полимеразной цепной реакции , запатентованной методики, и подписал соглашение с этой компанией о передаче своих будущих изобретений, связанных с методом ПЦР, которым он научился у компании. Позже компания была куплена Roche. Стэнфорд подал патенты на изобретения, связанные с ПЦР, которые сотрудник сделал после того, как вернулся в Стэнфорд. Roche, которая вскоре после этого купила стартап, представила первые коммерчески успешные тесты на ВИЧ , которые воплощали технологию ПЦР патентов Стэнфорда. Когда Стэнфорд подал в суд на Roche за нарушение ее патентов, Roche возразила, что у нее есть право собственности на патенты из-за соглашения, которое сотрудник Стэнфорда подписал ранее со стартапом. Среди аргументов, выдвинутых Стэнфордом на уровне окружного, федерального округа и Верховного суда, был тот, в котором говорилось, что Закон Бэя-Доула предоставляет получателям грантов «право второго отказа» с учетом права первого отказа правительства, основанного на следующей формулировке закона: «Если подрядчик не выбирает сохранение права собственности на рассматриваемое изобретение в случаях, подпадающих под действие настоящего раздела, федеральное агентство может рассмотреть и после консультации с подрядчиком предоставить запросы на сохранение прав изобретателем в соответствии с положениями настоящего Закона и принятыми в соответствии с ним правилами». [28]
В то время как окружной суд принял этот аргумент [29] , как Федеральный округ, так и Верховный суд отвергли его, оставив основной закон об изобретательстве без изменений и ясно дав понять, что закон Бэя-Доула не давал федеральным подрядчикам никаких особых прав на изобретения, сделанные в работах, финансируемых из федерального бюджета. [27]
Только в одном деле обсуждались последствия раскрытия предметных изобретений. В деле Campbell Plastics Engineering & Mfg., Inc. против Les Brownlee , 389 F.3d 1243 (Fed. Cir. 2004), [30] суд постановил, что, поскольку апеллянт не выполнил положения контракта о раскрытии изобретения, суд подтвердил передачу права собственности на изобретение армии США . В частности, контракт требовал, согласно Bayh–Dole, чтобы изобретение было раскрыто армии США посредством особой формы, DD Form 882s. Campbell Plastics никогда не раскрывала свое предметное изобретение посредством этой формы. Campbell Plastics вместо этого утверждала, что она раскрыла все части своего изобретения в течение контракта, но просто никогда не использовала эту форму. Суд конкретно не рассматривал законность конкретной формы, но предположил, что ее было достаточно. Тем не менее, суд установил, что «частичные представления [не] адекватно раскрывали предметное изобретение по контракту». Результатом стала конфискация данного изобретения.
В сноске в известном деле об экспериментальном использовании Madey v. Duke University , 307 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2002), суд кратко упоминает дело Bayh–Dole, предполагая, что экспериментальное использование исследователями поддерживается законом. В частности, суд Madey процитировал окружной суд, который постановил, что в случае, когда существует предметное изобретение и ответчик является получателем государственного финансирования, «в свете Закона Bayh–Dole ... использование патентов, которое было разрешено правительством, не является нарушением патентных прав ».
В деле University of Rochester v. GD Searle & Co. , 358 F.3d 916 (Fed. Cir. 2004), суд отклонил иск о том, что Bayh–Dole изменил основания патентоспособности . Суд, ссылаясь на Amicus curiae , заявил
Никакой связи между законом Бэя-Доула и правовыми стандартами, которые суды используют для оценки патентоспособности, не существует. Более того, ни одна из восьми политических целей закона Бэя-Доула не поощряет и не оправдывает менее строгое применение патентного права к университетам, чем к другим организациям.
Внешние видео | |
---|---|
Фрэнсис Коллинз и сенатор Дурбин о правах NIH на марши протеста, слушания в Сенате 7 апреля 2016 г. |
Право правительства на марш является одним из самых спорных положений в деле Бэя-Доула. Оно позволяет финансирующему агентству по собственной инициативе или по просьбе третьей стороны фактически игнорировать исключительность патента, выданного в соответствии с законом, и выдавать дополнительные лицензии другим «разумным заявителям». Это право строго ограничено и может быть реализовано только в том случае, если агентство определит после расследования, что выполнен один из четырех критериев. [31] Наиболее важным из них является неспособность подрядчика предпринять «эффективные шаги для достижения практического применения предмета изобретения» или неспособность удовлетворить «потребности в области здоровья и безопасности» потребителей.
Хотя это право, в теории, довольно мощное, оно не доказало этого с точки зрения его практического применения — по состоянию на январь 2015 года ни одно федеральное агентство не воспользовалось своим правом на марш. Было подано пять петиций о марше в Национальные институты здравоохранения .
В In Re Petition of CellPro, Inc. [ 32] CellPro подала петицию в NIH в марте 1997 года после пяти лет патентных разбирательств с Университетом Джонса Хопкинса и Baxter Healthcare . У CellPro было запатентованное, одобренное FDA устройство для очистки стволовых клеток для использования в процедурах трансплантации гемопоэтических стволовых клеток ; у Johns Hopkins были патенты на другой метод очистки стволовых клеток, и они были лицензированы Becton Dickinson, которая передала их по сублицензии Baxter, которая разрабатывала продукты, но не имела их на рынке. CellPro утверждала, что положения о марше были созданы для этой ситуации, особенно потому, что (по ее мнению) на карту была поставлена доступность основных медицинских технологий. NIH отверг это заявление [33], сославшись на:
В деле NORVIR NIH получил запросы [34] от Essential Inventions в январе 2004 года, а также от других представителей общественности и членов Конгресса США [35] на осуществление права на марш в отношении патентов, принадлежащих Abbott Labs, охватывающих препарат ритонавир, продаваемый под торговым наименованием Norvir , рецептурный препарат, используемый для лечения ВИЧ-инфекции . В 2003 году Abbott поднял цену на Norvir на 400% для клиентов из США (но не для потребителей в любой другой стране) и отказался лицензировать ритонавир другой компании для целей предоставления ингибиторов протеазы, комбинированных с ритонавиром. [36] NIH отклонил петицию, не найдя оснований для осуществления своего права на марш. [35] NIH процитировал:
В деле «В случае с ксалатаном » NIH получил запрос [37] от Essential Inventions в январе 2004 года о принятии политики предоставления лицензий на марш-ин для патентов, когда владелец патента назначал значительно более высокие цены в Соединенных Штатах, чем в других странах с высоким уровнем дохода, на основании того, что лекарство от глаукомы компании Pfizer продавалось в Соединенных Штатах по ценам, в два-пять раз превышающим цены в других странах с высоким уровнем дохода. NIH постановил, что «чрезвычайное средство марша-ин не является подходящим средством для контроля цен». [38]
В деле «В случае с Fabrazyme» [39] пациенты с болезнью Фабри 2 августа 2010 года подали петицию с требованием права на марш в ответ на неспособность Genzyme производить достаточно Fabrazyme для лечения всех пациентов с болезнью Фабри. В 2009 году Genzyme ограничила дозу препарата менее чем на треть от рекомендуемой из-за производственных проблем и санкций FDA, но не ожидала, что сможет удовлетворить потребности рынка до конца 2011 года. У пациентов вернулись симптомы, и они подверглись большему риску заболеваемости и смертности при сниженной дозировке. Петиционеры утверждали, что в случае, когда лицензиат государственного изобретения создал дефицит препарата, требования Закона Бэя-Доула к общественному здравоохранению не выполняются, и другим производителям следует разрешить выйти на рынок.
3 ноября 2010 года NIH отклонил ходатайство о марше, заявив, что в соответствии с действующим на тот момент процессом одобрения лекарственных препаратов FDA потребуются годы клинических испытаний, чтобы вывести на рынок биоаналог Fabrazyme, и поэтому марш не решит проблему. [40] NIH также заявил, что продолжит следить за ситуацией, и если Genzyme не сможет уложиться в сроки производства или если сторонний лицензиат запросит лицензию, запрос о марше будет пересмотрен. NIH также потребовал регулярных обновлений от Медицинской школы Маунт-Синай , держателя патента, который согласился не добиваться судебных запретов на потенциально контрафактную продукцию, продаваемую во время дефицита. 13 февраля 2013 года Управление по передаче технологий NIH опубликовало «закрывающее» письмо, в котором говорилось следующее: «В отчете Genzyme за декабрь 2012 года говорилось, что: (1) пациенты с болезнью Фабри в США продолжают получать полную дозу препарата, (2) Genzyme продолжает принимать новых пациентов с полной дозировкой и не помещать их в лист ожидания; и (3) Genzyme может предоставлять полные дозы Fabrazyme пациентам, переходящим на Fabrazyme. [41]
25 октября 2012 года NIH получил петицию от имени коалиции групп общественных интересов с просьбой реализовать свои права на марш против AbbVie в отношении ее антиретровирусного препарата ритонавир (продаваемого под названием Norvir). 25 октября 2013 года NIH отклонил петицию [42], заявив, что, как и в 2004 году, когда аналогичные вопросы ценообразования и доступности в отношении того же препарата были подняты и обсуждены на публичных слушаниях, роль NIH в этом деле была ограничена соблюдением Закона Бэя-Доула и что «... чрезвычайное средство правовой защиты в виде марша не является подходящим средством контроля цен на широкодоступные препараты ...».
Более полный список «петиций о марше» можно найти здесь: [43]
В отличие от права на марш, правительство время от времени использовало свою возможность использовать запатентованные изобретения в соответствии с 28 USC § 1498(a), [44] в частности, когда HHS стремилось создать запас антибиотика ципрофлаксина (торговая марка Cipro) после атак сибирской язвы в 2001 году . Согласно § 1498(a), правительство может использовать запатентованные изобретения без разрешения патентообладателя, выплачивая при этом патентообладателю «разумную и полную компенсацию», которая обычно «устанавливается в размере десяти процентов от продаж или меньше». [45] [46]
Несмотря на неоднозначность, отмеченную комментаторами относительно последствий для общественности невыполнения подрядчиком требований закона Бэя-Доула, [47] суды разъяснили, что любое такое невыполнение само по себе не лишает владельца права собственности и не делает патент недействительным.
Несколько исследований пытались понять, каковы были последствия Закона для патентования университетскими исследователями и для передачи технологий из академической среды в промышленность. Исследование Стэнфорда 2022 года «не смогло сделать вывод о том, что более высокие доли роялти изобретателей оказывают какое-либо влияние на количество раскрытий изобретений или патентных заявок в университете», но оно обнаружило, что 60% патентов, лицензированных университетами США, были неисключительными, что говорит о том, что патентное стимулирование не было необходимым для коммерциализации этих изобретений. [48] Все наиболее прибыльные университетские патенты были лицензированы неисключительно и были связаны с биотехнологиями:
Патенты Коэна-Бойера на технологию рекомбинантной ДНК , которые были лицензированы неисключительно более чем 400 фирмами, принесли Стэнфордскому университету 255 миллионов долларов . Патенты Колумбийского университета Акселя на методы введения генов чужеродных белков в клетки принесли Колумбийскому университету 790 миллионов долларов дохода за счет неисключительного лицензирования. [48]
{{cite web}}
: CS1 maint: архивная копия как заголовок ( ссылка ){{cite web}}
: CS1 maint: архивная копия как заголовок ( ссылка ){{cite web}}
: CS1 maint: бот: исходный статус URL неизвестен ( ссылка )