История судебного преследования эстоппель

Эстоппель истории судебного преследования , также известный как эстоппель файловой оболочки , — это термин, используемый для обозначения того, что лицо, которое подало патентную заявку , а затем внесло сужающие поправки в заявку для соответствия патентному праву, может быть лишено возможности ссылаться на доктрину эквивалентов для расширения сферы своих притязаний, чтобы охватить предмет, уступленный поправками. Хотя это в первую очередь американский термин, вопросы о том, должна ли история судебного преследования быть релевантной для определения степени защиты патента, возникают также и за пределами США ^[1]

13 декабря 2018 года новый раздел 53.1 Закона о патентах делает доказательства истории судебного преследования допустимыми в суде для целей толкования иска. ^[2]

Патенты в Канаде подлежат целенаправленному толкованию , которое опирается на прочтение как формул, так и спецификаций для определения объема патента, и внешние доказательства не допускаются. Поэтому канадские суды решительно отвергают то, что они называют «эстоппель обертки файла». ^[3] Не проводится никакого различия между делами, связанными с утверждениями о буквальном нарушении, и делами, связанными с существенным нарушением, что означает, что переговоры, которые имели место между патентообладателем и Патентным ведомством, не могут быть использованы для установления конкретного эквивалента. Аналогичным образом, патентообладателю запрещено использовать любые предыдущие переговоры с Патентным ведомством для определения объема притязаний патента (т. е. переговоры не могут быть использованы патентообладателем или против патентообладателя при определении объема притязаний в пределах патента).

Это одно из существенных различий, существующих между патентной юриспруденцией Канады и США, что позволяет некоторым юридическим комментаторам утверждать, что Канада более дружелюбна к правообладателям в подаче патентных исков. ^[4]

В 2002 году Федеральный суд Германии постановил, что «вопросы, вытекающие из истории судебного преследования, не могут приниматься во внимание при оценке объема защиты патента, даже с учетом требования правовой определенности». ^{[1] [5]} Более чем через десять лет Федеральный суд постановил ^[6] 14 июня 2016 года, что заявления, сделанные во время судебного преследования, могут указывать на то, как квалифицированный специалист толкует патент. В то же время Федеральный суд постановил, что на такие указания нельзя легко полагаться как на единственную основу для толкования иска.

Верховный суд Ирландии постановил, что «доказательства из материалов дела, отражающие точку зрения патентообладателя относительно толкования притязаний, являются недопустимыми» ^{[1] [7] .}

Верховный суд Нидерландов фактически пришел к противоположному выводу по сравнению с большинством других стран Европы. ^[1] Верховный суд Нидерландов заявил, что в случаях, когда «третья сторона ссылается на материалы экспертизы в ходе подтверждения защищаемой ею интерпретации патента, нельзя считать, что это требование [порог обоснованного сомнения] налагает какие-либо ограничения на привлечение общедоступных данных из материалов экспертизы к интерпретации патента». ^[8]

Суды Великобритании постановили, что использование файла экспертизы для содействия построению патента не должно поощряться ^[9], за исключением случаев, когда этот файл содержит «объективную информацию и комментарии об экспериментах». ^{[1] [10]}

Определяющим делом по эстоппелю судебного преследования в Соединенных Штатах является дело Festo Corp. против Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.

В ноябре 2000 года Апелляционный суд Федерального округа установил правило полного запрета. Это правило полного запрета полностью запретило владельцу патента ссылаться на доктрину эквивалентов для определенных элементов его иска в случаях, когда в ходе его патентного разбирательства он подает:

1. поправка, сужающая сферу применения иска по любой причине, связанной с установленными законом требованиями к патенту, приведет к полному запрету в отношении измененного элемента иска;
2. «добровольное» изменение иска, которое сужает сферу действия иска по причине, связанной с установленными законом требованиями к патенту, приведет к лишению права на отвод в связи с историей судебного преследования в отношении измененного элемента иска; и
3. поправку и не объясняет причины внесения поправки в ходе рассмотрения ее патента.

Верховный суд США в своем мнении Festo Corp. против Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. , 535 US 722 (2002), ссылаясь на инструкцию в Warner-Jenkinson Company, Inc. против Hilton Davis Chemical Co. , постановив, что «суды должны проявлять осторожность перед принятием изменений, которые нарушают устоявшиеся ожидания сообщества изобретателей», отменил полный запрет, выданный Федеральным округом. Он также признал, что, хотя любая суживающая поправка, внесенная по причине, связанной с патентоспособностью, может привести к эстоппелю истории судебного преследования, изобретатели, которые изменили свои требования в соответствии с предыдущим прецедентным правом, не имели оснований полагать, что они допускают все эквиваленты измененных элементов при ответе на отказ. Суд заявил, что если бы они знали, они могли бы обжаловать отказ.

Учитывая эту политику, Суд заявил, что он предпочитает подход презумптивного запрета доктрине эквивалентов. Этот подход презумптивного запрета гласит, что в случае внесения изменений в притязания «изобретатель считается признающим, что патент не распространяется на первоначальные притязания», а патентообладатель несет бремя доказывания того, что изменение не отказывается от конкретного эквивалента. Таким образом, чтобы добиться успеха, патентообладатель должен доказать, что:

1. эквивалент был непредсказуем на момент составления иска;
2. поправка не уступила рассматриваемому эквиваленту; или
3. существовала какая-то причина, по которой патентообладатель не мог указать эквивалент в формуле изобретения.

• Отказ от обвинения