Impression Prods., Inc. против Lexmark Int'l, Inc.

Impression Products, Inc. против Lexmark International, Inc.
Верховный суд Соединенных Штатов
Аргументировано 21 марта 2017 г. Решено 30 мая 2017 г.
Полное название дела	Impression Products, Inc. против Lexmark International, Inc.
Номер дела	15-1189
Цитаты	581 США ___ ( подробнее ) 137 S. Ct. 1523; 198 L. Ed. 2d 1; 2017 US LEXIS 3397; 85 USLW 4279; 122 USPQ2d 1605
Аргумент	Устный довод
История болезни
Прежний	Lexmark Int'l, Inc. против Ink Techs. Printer Supplies, LLC , 9 F. Supp. 3d 830 ( SD Ohio 2014); № 1:10-cv-564, 2014 WL 1276133 (SD Ohio 27 марта 2014 г.); частично подтверждено, частично отменено подпункт , Lexmark Int'l, Inc. против Impression Prod., Inc. , 816 F.3d 721 (Fed. Cir. 2016); сертификат выдан, 137 S. Ct. 546 (2016).
Холдинг
Владельцы патентов отказываются от своих патентных прав при первой продаже продукта внутри страны или за рубежом.
Членство в суде
Главный судья Джон Робертс Ассоциированные судьи Энтони Кеннеди  · Кларенс Томас Рут Бейдер Гинзбург  · Стивен Брейер Сэмюэл Алито  · Соня Сотомайор Елена Каган  · Нил Горсач
Мнения по делу
Большинство	Робертс, к которому присоединились Кеннеди, Томас, Брейер, Алито, Сотомайор, Каган
Согласен/не согласен	Гинзбург
Применяемые законы
35 Кодекс США  § 154(а)

Impression Products, Inc. против Lexmark International, Inc. , 581 US ___ (2017), является решением Верховного суда Соединенных Штатов по доктрине исчерпания прав в патентном праве, в котором суд постановил, что после продажи запатентованного товара владелец патента не может подать в суд за нарушение патентных прав, связанное с дальнейшим использованием этого товара, даже если это является нарушением договора с клиентом или импортировано из-за пределов Соединенных Штатов. ^[1] Дело касалось иска о нарушении патентных прав, поданного Lexmark против Impression Products, Inc., которая купила использованные чернильные картриджи , заправила их, заменила микрочип на картридже, чтобы обойти схему управления цифровыми правами , а затем перепродала их. Lexmark утверждала, что, поскольку они владеют несколькими патентами, связанными с чернильными картриджами, Impression Products нарушает их патентные права. Верховный суд США, отменив решение Федерального округа от 2016 года , постановил, что доктрина исчерпания прав препятствует иску Lexmark о нарушении патентных прав, хотя Lexmark может наложить ограничения на использование или перепродажу своих контрактов с прямыми покупателями в соответствии с обычным договорным правом (но не в качестве иска о нарушении патентных прав). Помимо производителей принтеров и чернил, решение по делу может повлиять на рынки высокотехнологичных потребительских товаров и рецептурных препаратов. ^[2]

Lexmark International, Inc. производит и продает принтеры и картриджи с тонером для своих принтеров. Lexmark владеет рядом патентов, которые охватывают ее картриджи и их использование. Lexmark продала картриджи, о которых идет речь в этом деле, — некоторые в Соединенных Штатах, а некоторые за рубежом.

Продажи Lexmark на внутреннем рынке делились на две категории. «Обычный картридж» продается по «цене по прейскуранту» и предоставляет покупателю абсолютное право собственности и право собственности. ^[a] «Картридж программы возврата» продается со скидкой около 20 процентов и подлежит ограничениям после продажи: покупатель не может повторно использовать картридж после того, как в нем закончился тонер, и не может передавать его кому-либо еще. Первая ветвь дела касается правового статуса этих ограничений после продажи.

Lexmark изготовила картриджи с тонером с микрочипами, которые посылают сигналы принтерам, указывающие уровень тонера. Когда количество тонера в картридже падает ниже определенного уровня, принтер не будет работать с этим картриджем. Кроме того, принтер не будет работать с картриджем Return Program, который был заправлен третьей стороной. Таким образом, технология Lexmark предотвратила нарушение послепродажного ограничения на заправку картриджей Return Program. Обычные картриджи не имеют этой функции защиты от заправки и поэтому могут быть заправлены и использованы повторно (но они стоят на 20 процентов дороже). ^[b]

«Чтобы обойти эту технологическую меру», однако, «третьи стороны «взломали» микрочипы Lexmark. Они создали свои собственные микрочипы «несанкционированной замены», которые при установке в картридж Return Program обманывают принтер, позволяя повторно использовать этот картридж. Различные компании ^[c] покупают использованные картриджи Return Program у клиентов, которые купили их у Lexmark. Они заменяют микрочипы на микрочипы «несанкционированной замены», заправляют картриджи тонером и продают «восстановленные» картриджи реселлерам, таким как Impression Products, для маркетинга среди потребителей для использования с принтерами Lexmark. Ранее Lexmark утверждала в деле Lexmark International, Inc. против Static Control Components, Inc., что замена этих микрочипов нарушает закон об авторских правах и Закон об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA), но и федеральный, и Верховный суд вынесли решения против Lexmark, подтвердив, что замена микрочипов не является нарушением авторских прав.

Вторая ветвь дела касается картриджей, которые Lexmark продала за пределами США. Хотя некоторые из проданных за рубежом картриджей были обычными картриджами, а некоторые — картриджами Return Program, эта ветвь дела не подразумевает никаких различий между двумя типами импортных картриджей.

Окружной суд удовлетворил ходатайство Impression об отклонении иска Lexmark о нарушении, касающемся одноразовых картриджей, которые Lexmark впервые продала в Соединенных Штатах. ^[3] Окружной суд пришел к выводу, что Верховный суд в деле Quanta Computer, Inc. против LG Electronics, Inc. ^[4] установил исчерпание, поскольку «Верховный суд постановил, что соглашения [по вопросу] в целом уполномочили Intel [продавца] продавать лицензионную продукцию без ограничений или условий». ^[5] Окружной суд заявил, что « Quanta отменила решение Mallinckrodt sub silentio », и поэтому «эти ограничения на использование после продажи не препятствуют исчерпанию патентных прав, учитывая, что первоначальные продажи были разрешены и не имели ограничений». ^[6]

Однако окружной суд постановил, что доктрина исчерпания прав не применяется к картриджам, которые Lexmark продала за границу. Он заявил, что международное исчерпание прав не применяется к патентам, поскольку дело Kirtsaeng против John Wiley & Sons, Inc. [ ^7] , установившее международное исчерпание прав по крайней мере в некоторых случаях, применялось только к авторским правам. ^[8] Поэтому суд отклонил ходатайство Impression об отклонении иска Lexmark о нарушении прав, касающегося картриджей, которые Lexmark продала за границу. ^[9]

В своем кратком содержании amicus curiae правительство США утверждало, что решение по делу Mallinckrodt было принято в 1992 году ошибочно и в любом случае оно было отменено sub silentio в Quanta . Оно заявило:

По мнению Соединенных Штатов, первая разрешенная продажа запатентованного изделия в Соединенных Штатах полностью исчерпывает исключительные права патентообладателя на это изделие, несмотря на любые ограничения после продажи, наложенные патентообладателем.

Правительство также утверждало, что решение Jazz Photo Corp. против Комиссии по международной торговле США (2001) должно быть частично отменено в свете дела Kirtsaeng , поскольку оно постановило, что зарубежные продажи никогда не могут исчерпать патентные права США. Когда патентообладатель не совершает и не разрешает зарубежную продажу, как это произошло в деле Boesch против Graff [ ^10] , правильно сказать, что исчерпания не произошло. Но когда патентообладатель совершает или разрешает зарубежную продажу и не сохраняет за собой явно свои права в США, то исчерпание должно быть установлено. В настоящем случае Lexmark совершил зарубежные продажи и не сохранил за собой явно свои права в США; следовательно, продажа исчерпала патентные права.

Каждая из сторон подала апелляцию. После того, как коллегия из трех судей выслушала устные доводы, Федеральный округ sua sponte подготовил дело для рассмотрения в полном составе в первой инстанции и предложил подать краткие заключения amicus curiae . ^[11]

Судья Таранто, написавший большинством голосов 10-2, подтвердил оба предыдущих решения Федерального округа. ^[12] Подводя итог, суд постановил:

Во-первых, мы придерживаемся решения Mallinckrodt, Inc. против Medipart, Inc. ^[13] , что патентообладатель, продавая запатентованную статью, подпадающую под ограничение одноразового использования/неперепродажи, которое является законным и четко сообщено покупателю, не предоставляет покупателю или последующим покупателям полномочия на перепродажу/повторное использование, которые были прямо отклонены. Такая перепродажа или повторное использование, когда они противоречат известным законным ограничениям полномочий, предоставленным во время первоначальной продажи, остаются несанкционированными и, следовательно, остаются нарушающим поведением в соответствии с положениями § 271. Согласно прецеденту Верховного суда, патентообладатель может сохранить свои права § 271 посредством таких ограничений при лицензировании других лиц для производства и продажи запатентованных статей; Mallinckrodt постановил, что нет никаких разумных правовых оснований для отказа в той же возможности патентообладателю, который сам производит и продает статьи. Мы считаем, что принцип Mallinckrodt остается обоснованным после решения Верховного суда по делу Quanta Computer, Inc. против LG Electronics, Inc.  . . . ^[4]

Во-вторых, мы придерживаемся решения по делу Jazz Photo Corp. против International Trade Comm'n ^[14] , согласно которому владелец патента в США, просто продавая или разрешая продажу запатентованной в США статьи за рубежом, не уполномочивает покупателя импортировать статью, продавать и использовать ее в Соединенных Штатах, что является нарушением прав в отсутствие полномочий, предоставленных владельцем патента. Постановление Jazz Photo об отсутствии исчерпания прав признает, что иностранные рынки, находящиеся под иностранным суверенным контролем, не эквивалентны рынкам США, находящимся под контролем США, на которых продажа владельца патента в США предположительно исчерпывает его права на проданную статью. Покупатель по-прежнему может ссылаться на продажу за рубежом в качестве защиты от нарушения прав, но только путем установления явной или подразумеваемой лицензии — защиты, отдельной от исчерпания, как считает Quanta — на основе сообщений владельца патента или других обстоятельств продажи. Мы приходим к выводу, что принцип неисчерпания прав Jazz Photo остается верным после решения Верховного суда по делу Kirtsaeng против John Wiley & Sons, Inc. [ ^7] , в котором суд не рассматривал патентное право или то, следует ли рассматривать зарубежную продажу как предоставление полномочий на совершение внутренних действий, которые в противном случае нарушали бы авторские права. Kirtsaeng — это дело об авторском праве, в котором говорится, что 17 USC § 109(a) дает владельцам защищенных авторским правом статей право совершать определенные действия «без полномочий» владельца авторских прав. Аналога этому положению в Законе о патентах нет, в соответствии с которым зарубежная продажа должным образом не рассматривается как окончательно или даже предположительно исчерпывающая права патентообладателя США в Соединенных Штатах. ^[15]

В этой части своего решения Федеральный апелляционный суд подтвердил свое решение по делу Mallincrodt и отверг утверждения о том, что Quanta молчаливо его отменила.

Суд начал с разграничения подходов к нарушению в Законе о патентах и ​​Законе об авторском праве. В 17 USC § 109(a) Закона об авторском праве говорится: «Несмотря на положения раздела 106(3)», определяющего нарушение путем продажи, покупатель «имеет право без разрешения владельца авторских прав продать или иным образом распорядиться» владением» купленной копией произведения. Напротив, Закон о патентах не содержит положения об исчерпании прав. Поэтому Закон о патентах требует «передачи „полномочий“ патентообладателем... для того, чтобы действия, перечисленные в § 271(a), не считались нарушением». Это означает, что должно быть «разрешение патентообладателя», чтобы избежать нарушения. Суд не принимает исчерпание прав как форму «конструктивного» разрешения. Следовательно, если патентообладатель устанавливает явные ограничения или условия для своего разрешения, они ограничивают сферу действия разрешения. Это имеет эффект ограничения общего права.

Суд обратился к решению General Talking Pictures , ^[d] в котором говорится, что «Lexmark не исчерпала бы свои патентные права на эти картриджи при продаже лицензиатом производства (первая продажа), если покупатель, зная об ограничениях, перепродал или повторно использовал их с нарушением ограничений». Хотя правительство в своем кратком содержании amicus curiae и ответчик Impression утверждают, «что требуется другой результат — что Lexmark автоматически утратила свои патентные права — просто потому, что Lexmark сама продала картриджи Return Program, подпадающие под те же самые сообщенные ограничения, а не оставила производство и продажу другим лицам по лицензии», суд не принимает, что:

Мы приходим к иному выводу, как и в деле Mallinckrodt и последующих решениях. Продажа, совершенная в соответствии с четко изложенным, в остальном законным ограничением в отношении использования или перепродажи после продажи, не дает покупателю и последующему покупателю «полномочий» заниматься использованием или перепродажей, которые это ограничение исключает. И нет никаких веских оснований и никаких прецедентов Верховного суда, требующих различия, которое дает меньший контроль патентообладателю, являющемуся практикующим субъектом, который производит и продает свой собственный продукт, чем патентообладателю, являющемуся непрактикующим субъектом, который лицензирует других на производство и продажу продукта. ^[e]

Суд обратился к решению Quanta и счел его неприменимым к настоящим вопросам. «Quanta вообще не подразумевала продажу патентообладателем, не говоря уже о продаже, подпадающей под ограничение или, в частности, ограничение одноразового использования/отсутствия возможности перепродажи». Вместо этого Quanta подразумевала лицензию патентообладателя (LGE) производителю (Intel), который продал ее обвиняемому нарушителю (Quanta). LGE не ограничивала лицензию Intel на производство запатентованного продукта, хотя и налагала договорные обязательства на Intel. «Никакие условия не ограничивали полномочия Intel продавать продукты, в значительной степени воплощающие патенты». Федеральный округ подчеркнул: «Не было продаж патентообладателя, и не было никаких ограничений на продажи, осуществляемые лицензиатом». Эти факты были исключены из дела в суде. Таким образом, обсуждение этого вопроса судом Quanta не подрывает постановление Mallinckrodt о том, что патентообладатель может сохранить свои патентные права посредством ограничений на свои продажи». Федеральный округ также подчеркнул как важный факт тот факт, что суд Кванты не смог прямо оспорить доводы Маллинкродта, несмотря на то, что в своем заключении amicus «правительство четко изложило аргумент о том, что Маллинкродт был неправ и должен быть оспорен».

Затем суд обратился к предыдущим делам Верховного суда. Рассмотрев их, он обнаружил, что хотя в них и использовались общие формулировки о том, что продажа патентообладателем запатентованного продукта выводит его за пределы действия патента, так что никакие ограничения после продажи не могут быть применены в соответствии с патентным законодательством, эти формулировки выходили за рамки фактических фактов дел. Во-первых, продажи в большинстве случаев осуществлялись без каких-либо условий или ограничений относительно того, что покупатель может делать с продуктом. Во-вторых, в случаях, когда налагалось явное условие или ограничение, дело касалось привязки или фиксирования цены.

Суд признал, что в деле General Electric Верховный суд заявил: «Как уже было сказано, вполне установлено, что когда патентообладатель производит запатентованное изделие и продает его, он не может осуществлять никакого будущего контроля над тем, что покупатель может пожелать сделать с изделием после его покупки. Это вышло за рамки прав патентообладателя». Но то дело касалось антимонопольного иска к дистрибуции ламп GE, которые не соответствовали этому описанию. Дело касалось ценовых ограничений для лицензированного производителя. Затем Федеральный округ объяснил, что слово «урегулированный» в заявлении Верховного суда имело особое, узкое значение: «Мы трактуем эту формулировку так, чтобы считать «урегулированным» только то, что было урегулировано в приведенных прецедентах — продажи патентообладателя без ограничений исчерпывают патентные права на проданный товар». Таким образом, всеобъемлющая формулировка Верховного суда об исчерпании применяется в качестве прецедента только к случаям, в которых либо продажа была без условий или ограничений, либо продажа была совершена с условием привязки или фиксирования цены. «Однако суд не постановил, что все ограничения на продажу патентообладателя были неэффективны для сохранения прав патентообладателя, предусмотренных патентным правом».

Аналогичным образом, в деле United States v. Univis Lens Co. широкая трактовка Верховного суда теперь должна быть ограничена фактическим контекстом дела:

Более того, хотя некоторые формулировки в Univis , как и формулировки в других решениях в этой области, могут быть вырваны из контекста и прочитаны как выходящие за рамки конкретных ограничений, самое большее, что постановил суд, даже в отношении патентного права как такового, заключалось в том, что ограничение вертикального контроля цен было неэффективным для сохранения патентных прав после продажи статей, воплощающих патенты. В то время как Univis контролирует то, что он решил по вопросам, стоящим перед ним, мы не считаем целесообразным придавать широкое значение формулировкам в Univis , вырванным из контекста, для поддержки в противном случае необоснованного заключения здесь по вопросу, который там не рассматривался.

Таким образом, Федеральный округ сделал следующий вывод из серии прошлых дел Верховного суда об исчерпании:

По вышеизложенным причинам мы считаем, что лучший урок, который можно извлечь из прецедентов Верховного суда применительно к рассматриваемому нами вопросу, заключается в том, что патентообладатель может сохранить свои патентные права путем надлежащих ограничений, когда он сам изготавливает и продает запатентованные изделия, а не только когда он передает производство и продажу на подряд.

Федеральный округ вернулся к общему праву и комментарию лорда Коука к нему. И снова суд настаивал на том, что Конгресс отменил запреты общего права на ограничения после продажи, чтобы способствовать технологическому прогрессу:

[К]акие бы соображения ни принимались во внимание при выборе юрисдикцией фонового правила для личной собственности в целом, законодательные органы могут обоснованно делать разные выборы для конкретных видов собственности. В частности, что касается интеллектуальной собственности в ее различных формах, Конгресс, реализуя Конституцию, давно считал важным стимулировать создание и раскрытие информации посредством предоставления создателю прав на временное исключение других. . . . Это преобладающее законодательное предписание исключает продажу запатентованных изделий из сферы действия описания лордом Коуком 1628 года общего судебно оформленного права собственности его страны. . . . Короче говоря, несмотря на описание лордом Коуком английского общего судебного права личной собственности, здесь должен править патентно-специфический статутный анализ.

Затем суд обратился к тому, что он назвал «вероятными реальными последствиями того или иного ответа на вопрос об исчерпании, представленный здесь». Суд отметил, что в деле Киртсенг Верховный суд предвидел серьезные неблагоприятные последствия для конкуренции, если не будут соблюдены правила права собственности 1628 компании Coke. Федеральный округ заявил, что это не относится к патентам:

[Мы] не видим оснований для прогнозирования экстремальных, однобоких последствий, которые Суд счел правдоподобными в деле Kirtsaeng при различных обстоятельствах. Mallinckrodt является регулирующим прецедентным правом с 1992 года и было подтверждено в последующих прецедентах. И все же нам не было предоставлено никаких надежных доказательств того, что широко распространенные проблемы не решаются на рынке. Учитывая General Talking Pictures , единственный вопрос заключается в способности патентообладателей делать для своих собственных продаж то, что они уже могут делать, передавая на аутсорсинг свое производство и продажи. Что касается конкретного сценария, который мы рассматриваем сегодня, — в котором патентообладатель стремился сохранить свои патентные права, обусловив свою первую продажу ограничением одноразового использования/отсутствия повторной продажи, о котором обвиняемый нарушитель был надлежащим образом уведомлен во время покупки, — нам не было предоставлено никаких доказательств существенной проблемы с обеспечением соблюдения патентных прав.

Более того, Федеральный округ утверждал, что оспариваемое здесь поведение может иметь преимущества. В рамках программы Lexmark клиенты, которые соглашаются на ограничение, платят более низкую цену, чем те, кто не соглашается. Возможно, компании, которые заправляют картриджи, используют некачественную продукцию, которая может нанести вред машинам Lexmark, что «может нанести ущерб репутации Lexmark». Предположение о том, что ограничения незаконны, противоречило бы тенденциям «за последние четыре десятилетия, которые заменили строгое осуждение различных вертикальных ограничений, характерных» для более раннего антимонопольного и патентного права в первой половине двадцатого века. «Ограничения по сфере применения, территориальные и другие ограничения лицензий на интеллектуальную собственность могут служить целям, способствующим конкуренции, позволяя лицензиару использовать свою собственность максимально эффективно и результативно». Поэтому суд пришел к выводу, что к ограничениям после продажи уместно применять ту же терпимость, которую доктрина General Talking Pictures предоставляет ограничениям в лицензиях на производство.

В этой части своего мнения Федеральный округ подтвердил свое мнение о Jazz Photo и отверг утверждения о том, что Киртсенг подорвал основу Jazz Photo . Федеральный округ настаивал на том, что « Киртсенг ничего не говорит о патентном праве».

Суд подчеркнул различия между патентным правом и правом на авторское право. Например, патентное право дает патентообладателям исключительное право на использование изобретения, но право на авторское право не дает общего исключительного права на использование (оно дает исключительные права на публичное исполнение и демонстрацию «использования», но не другие). Кроме того, получение патента намного дороже и требует больше времени, чем получение авторского права. Однако суд не объяснил, каким образом это или другие различия между авторским правом и патентом привели к противоположным результатам в отношении международного исчерпания прав.

Суд заявил, что патентный закон США дает патентообладателям вознаграждение, доступное от «продаж на американских рынках, а не от продаж на иностранных рынках». Таким образом, продажа на иностранных рынках не дает надлежащего основания для признания исчерпания. «Американские рынки существенно отличаются от рынков многих других стран, и не только из-за различий в благосостоянии, которые могут привести к резко различающимся ценам» в этой стране и за рубежом (как это было в случае с Kirtsaeng ). «Политика правительств резко различается, включая политику регулирования цен и, в частности, политику доступности и объема патентной защиты». Однако суд не дал дополнительных пояснений относительно того, применяются ли и каким образом такие резкие различия в политике к картриджам с тонером, о которых идет речь в настоящем деле.

Затем суд обратился к единственному делу Верховного суда об исчерпании прав за рубежом, Boesch против Graff . ^[10] В этом деле Graff был правопреемником патента США. Boesch купил продукт у немецкого поставщика, который имел право первопользователя в соответствии с немецким законодательством на производство и продажу продукта, поскольку поставщик начал деятельность до подачи заявки на аналогичный немецкий патент. Правопреемник США и изобретатель не имели никакой связи с Boesch. Когда Graff импортировал продукт в США, Boesch подал в суд за нарушение. Суды США признали Boesch ответственным. Права, которые Boesch имел в соответствии с немецким законодательством, не давали ему права импортировать продукт в США. Это регулируется законодательством США. Патентовладелец США никогда «не получал никаких роялти и не получал никаких лицензий на использование запатентованного изделия в какой-либо части Соединенных Штатов». Соответственно, суд постановил, что продажа за рубеж сама по себе не разрешает импорт в США.

Однако это не означает, что патентообладатель своим поведением не может отказаться от своих прав в США, не может быть лишен возможности отстаивать их или может быть признан предоставившим подразумеваемую лицензию.

Суд выразил обеспокоенность тем, что отмена решения по делу Jazz Photo нанесет ущерб фармацевтической промышленности США:

Похоже, нет никаких сомнений в том, что запатентованные в США лекарства часто продаются за пределами Соединенных Штатов по значительно более низким ценам, чем те, которые взимаются в США, и что эта практика может быть нарушена из-за возросших возможностей арбитража, которые возникнут в случае, если права США будут считаться утраченными в результате продажи за рубеж, осуществленной или разрешенной патентообладателем США.

Наконец, суд отклонил предложение о том, что исчерпание прав должно презюмироваться, если только патентообладатель не заявляет прямо, что он сохраняет за собой права в США. Иностранные правительства могут «запрещать продавцам заявлять о резервировании прав, что затруднит импорт и продажу в США». Также: «Могут быть созданы посреднические компании между иностранной покупкой и импортом в США, что затруднит для патентообладателя США нести бремя подтверждения надлежащего уведомления о резервировании, прилагаемого к продаваемому за рубежом товару».

Судья Дайк, к которому присоединился судья Хьюз, не согласились с обеими ветвями анализа исчерпания суда. Судья Дайк резюмировал свое несогласие следующим образом:

Я бы отменил наше решение в Mallinckrodt как несоответствующее руководящим полномочиям Верховного суда и отменил бы Jazz Photo в той мере, в которой оно налагает полный запрет на иностранное исчерпание. Я бы признал иностранное исчерпание, если бы владелец прав в США не уведомил покупателя о сохранении им патентных прав в США.

В этой части особого мнения судья Дайк утверждал, что большинство неправильно поняло юриспруденцию Верховного суда по исчерпанию прав, чтобы заменить ее своими собственными идеями надлежащего баланса между патентными правами и публичными правами. Он начал со слов:

Во-первых, я согласен с правительством в том, что Mallinckrodt ошибся, когда принял решение, и в любом случае это не может быть согласовано с недавним решением Верховного суда по делу Quanta Computer, Inc. против LG Electronics, Inc. ^[4] Мы превышаем свою роль как нижестоящего суда, отказываясь следовать прямому правилу внутреннего исчерпания, объявленному Верховным судом.

Он утверждал, что с 1850 года Верховный суд постановил, что продажа патентообладателем или его лицензиатом исчерпывает все патентные права. В таких случаях «вопрос о том, «разрешил» ли продавец покупателю использовать или перепродавать товар, просто не имеет значения». Ограничения после продажи не могли быть принудительно применены в соответствии с федеральным патентным законодательством. Единственным делом Верховного суда, отступившим от этого принципа, было дело Henry v. AB Dick Co. ^[16] , и оно было явно отменено пятью годами позже в деле Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co. ^[17] Принцип отмененного дела Dick , согласно которому патентообладатель мог наложить ограничение после продажи, уведомив об этом покупателя, был «таким же, как решение комиссии в деле Mallinckrodt и решение большинства в этом деле».

Он настаивал на том, что большинство неверно истолковало решение по делу о патентах на кинофильмы , заявив, «что оно только «признало определенные ограничения ненадлежащими»… но «не постановило, что все ограничения на продажу патентообладателя были неэффективны для сохранения прав патентообладателя, предусмотренных патентным правом». Он пояснил:

Это неточно. Motion Picture Patents не оставили после себя остатков AB Dick — за вычетом вложений и поддержания цены перепродажи. Напротив, суд по Motion Picture Patents постановил, что «[п]атное право не предоставляет никаких оснований» для ограничений, налагаемых владельцем патента.

Более поздние дела, такие как Quanta , подтвердили это «широкое правило исчерпания патентных прав [в патентах на кинофильмы ] и не оставили места для возрождения AB Dick ».

Затем он обратился к большинству, ссылающемуся на «условные продажи» и «безусловные продажи», и сказал, что большинство неверно истолковало эти термины. «Условные продажи», сказал он, как они использовались в прецедентном праве до Маллинкродта, относились только к удержанию права собственности на обеспечительный интерес при покупках в рассрочку. «Другими словами, продажа с ограничениями может, тем не менее, быть «безусловной» продажей, при которой право собственности переходит, а ограничения недействительны в соответствии с патентным законодательством из-за исчерпания».

Затем он раскритиковал большинство за создание специальных правил для патентных дел, которые отличаются от общего права и общих правовых принципов, сославшись на предостережения Верховного суда не делать этого: «Верховный суд неоднократно давал нам указания не игнорировать традиционные правовые принципы, чтобы создавать правила, «уникальные для патентных споров»» ^[f]

Наконец, судья Дайк по ряду причин не согласился с попытками большинства разграничить и ограничить решения Верховного суда. «Оправдания большинства в отношении отказа следовать решению Верховного суда, устанавливающему правило исчерпания, неверно истолковывают нашу роль как подчиненного суда». Каждое оправдание в решении большинства было необоснованным, сказал он.

• «Во-первых, большинство характеризует формулировку правила исчерпания в делах Верховного суда как простое изречение, поскольку в этих делах либо не было наложено никаких ограничений, либо ограничение иным образом нарушало бы антимонопольное законодательство. Однако в делах не налагается такой квалификации на объявленное правило. Верховный суд неоднократно уведомлял апелляционные суды, что наша задача — следовать правилам, провозглашенным Судом, а не пытаться различать дела Верховного суда по их фактам».
• «Во-вторых, большинство опирается на 35 USC §§ 271(a) и 154(a)(1), чтобы предположить, что широкое толкование доктрины исчерпания прав несовместимо с формулировкой закона, делающей нарушением... любое использование или продажу запатентованного изобретения «без разрешения» владельца патента и предоставляющей владельцу патента «право на исключение». Однако доктрина исчерпания прав на патент накладывает ограничение на действие этих разделов и применяется несмотря на них.
• «В-третьих, большинство утверждает, что полное применение доктрины исчерпания прав в деле Quanta и других делах будет противоречить решению Верховного суда по делу General Talking Pictures Corp. против Western Electric Co. . . . Большинство полагает, что было бы нелогично, если бы «патентообладатель не мог сохранить свои патентные права против использования запатентованного изделия... если вместо того, чтобы лицензировать кого-то другого на изготовление и продажу изделия, он решает изготавливать и продавать его сам».

Но дело General Talking Pictures было делом о лицензии на производство в ограниченной области, а не о продаже с ограничением после продажи. В делах признается это различие. Так, в деле Quanta Верховный суд заявил, что General Talking Pictures «постановил, что исчерпание прав не применяется, поскольку производитель не имел полномочий продавать усилители для коммерческого использования». ^[18] И там, где производитель в этом деле (Intel) имел общие полномочия на производство и продажу, Верховный суд постановил, что исчерпание прав применяется к продаже.

Большинство сочло «напряжение» между «широким заявлением Верховного суда о правиле исчерпания и General Talking Pictures » и попыталось разрешить его, расширив правило General Talking Pictures и ограничив доктрину исчерпания в области возможного конфликта. Однако Дайк утверждал:

[В]ы не наша задача игнорировать постановления Верховного суда как «необоснованные» или «необоснованные», потому что они якобы не соответствуют другим делам Верховного суда. Различие между ограничениями на продажи (недопустимыми) и ограничениями на лицензиатов (допустимыми) существует в прецеденте Суда, и не нам решать, является ли это различие обоснованным.

• «Наконец, большинство предлагает, чтобы мы каким-то образом сохранили ограничение здесь, потому что оно может быть проконкурентным. Исчерпание не зависит от того, является ли конкретное ограничение после продажи желательным или нежелательным, проконкурентным или антиконкурентным, а от того, была ли продажа разрешена и вышел ли товар за рамки патентной монополии». Кроме того, Верховный суд заявил в деле Киртсенг , что запрет на перепродажу является «явно антиконкурентным». ^[19]

Дайк завершил свое обсуждение вопроса об исчерпании прав на внутреннем рынке следующим заявлением: «В целом нет никаких убедительных оснований для несоблюдения большинством судей правила исчерпания прав при внутренних продажах, сформулированного судом в деле Quanta и многочисленных других делах».

В этой части особого мнения судья Дайк выступил за тонкий баланс, который требовал различных результатов в зависимости от того, несет ли патентообладатель ответственность за продажу за рубеж, которая предположительно привела к исчерпанию прав.

Он начал с указания на то, что поскольку зарубежные продажи Lexmark осуществлялись без каких-либо ограничений или оговорок, «даже при ограниченном взгляде большинства на исчерпание прав нет никаких сомнений в том, что продажи исчерпали бы внутренние патентные права Lexmark. Вопрос в том, должно ли зарубежное место продажи привести к иному результату, как мы ранее утверждали в деле Jazz Photo ».

Затем он обратился к «основному моменту в решении большинства о том, что существует доктринальный всеобъемлющий запрет на исчерпание прав за рубежом, а именно к решению Верховного суда по делу Boesch против Graff . ^[10] Но « Boesch не объявлял о таком всеобъемлющем запрете», — сказал он. «Это даже не включало в себя авторизованную продажу держателем патентных прав США, а скорее продажу третьей стороной в соответствии с исключением о преждепользовании иностранного закона». ^[g] Но « Boesch здесь не применяется, поскольку зарубежные продажи были осуществлены Lexmark».

В каждом решении суда низшей инстанции США до Jazz Photo : «Когда продажа была осуществлена ​​лицом, не владеющим патентными правами США, как в деле Boesch , или когда уполномоченный иностранный продавец явно оставил за собой права США, исчерпания не было». Напротив, «когда иностранная продажа была осуществлена ​​продавцом, владеющим патентными правами США, без договорного сохранения прав США, исчерпание произошло в результате уполномоченной иностранной продажи».

Дайк утверждал, что « дело Kirtsaeng дает важные указания и не может быть отклонено как просто дело об авторском праве или как ограниченное положением «первой продажи» Закона об авторском праве». Скорее, политика, которая вдохновляла Kirtsaeng, обычно применяется к исчерпанию патентов. Но поскольку в некоторых случаях разница может быть значительной, должен быть сбалансированный подход. Дайк выступал за «возложение бремени на держателя прав США по предоставлению уведомления о сохранении прав США покупателю». Таким образом, он «признал бы иностранное исчерпание, когда держатель прав США не уведомил покупателя о сохранении им патентных прав США».

В марте 2016 года Impression подала ходатайство о истребовании дела в Верховный суд США. ^[20] В своем ходатайстве Impression представила следующие вопросы: ^[21]

   1. Позволяет ли «условная продажа», которая передает право собственности на запатентованный объект, при этом устанавливая ограничения на использование или перепродажу товара после продажи, избежать применения доктрины исчерпания патентных прав и, следовательно, позволяет ли обеспечить соблюдение таких ограничений после продажи с помощью средств правовой защиты от нарушения патентного права.

   2. В свете постановления настоящего Суда по делу Kirtsaeng против John Wiley & Sons, Inc. , 133 S. Ct. 1351, 1363 (2013), о том, что доктрина общего права, запрещающая ограничения на отчуждение, которая является основой доктрины исчерпания прав, «не делает географических различий», продажа запатентованного товара, разрешенная патентообладателем США, которая происходит за пределами Соединенных Штатов, исчерпывает патентные права США на этот товар.

20 июня 2016 года Суд пригласил Генерального солиситора подать краткие изложения по этому делу, выражающие точку зрения Соединенных Штатов. ^[22] В октябре 2016 года правительство подало запрошенное краткое изложение amicus curiae . Оно рекомендовало предоставить certiorari по обоим вопросам. В кратком изложении утверждается, что «решение Федерального округа неверно истолковывает» прецеденты Верховного суда и «существенно подорвет доктрину исчерпания». ^[23] Верховный суд предоставил certiorari 2 декабря 2016 года ^[24] и заслушал устные доводы по делу 21 марта 2017 года. ^[25] Суд опубликовал свои решения 30 мая 2017 года.

Единогласный суд ^[h] постановил, что Lexmark исчерпала свои патентные права при первой продаже на внутреннем рынке, даже с ограничениями по одноразовому использованию/отсутствию возможности перепродажи, налагаемыми Lexmark в контрактах со своими клиентами, хотя такие ограничения могут быть реализованы в соответствии с договорным правом. ^[27] Суд отметил, что доктрина исчерпания прав имеет долгую историю ^[28] и что любое изменение будет иметь значительные последствия для торговли в современном мире, отметив, что «расширение патентных прав за пределы первой продажи засорит каналы торговли, при этом будет мало пользы от дополнительного контроля, который сохраняют патентообладатели», ^[29] отметив, что сложные современные цепочки поставок могут включать большое количество патентов. ^{[30] [i]} По его мнению, главный судья Робертс сравнил ситуацию с автомастерскими: «Бизнес работает, потому что мастерская может быть уверена, что, пока владельцы автомобилей владеют ими, мастерская может свободно ремонтировать и перепродавать эти транспортные средства. Этот плавный поток торговли рухнул бы, если бы компании, которые производят тысячи деталей, входящих в транспортное средство, могли бы сохранять свои патентные права после первой продажи». ^[2]

Семь судей присоединились к мнению Суда, распространив эту аргументацию на товары, импортируемые из-за рубежа. ^{[26] [32]} Lexmark утверждал, и Федеральный округ согласился, что продажа за границу «не приводит к исчерпанию патентных прав, если только патентообладатель «прямо или косвенно не передает или не лицензирует» свои права». ^[33] Однако Суд постановил, что «разрешенная продажа за пределами Соединенных Штатов, как и на территории Соединенных Штатов, исчерпывает все права в соответствии с Законом о патентах». ^[34] Суд сослался на свое решение 2013 года в деле Kirtsaeng против John Wiley & Sons, Inc. по почти идентичному вопросу в соответствии с законом об авторском праве. Поскольку в основном законе не было ясности относительно его географической сферы действия, Суд в деле Kirtsaeng постановил, что, поскольку закон основывался на доктрине исчерпания прав общего права, которая не ограничена географическим охватом, рассматриваемый закон, следовательно, не должен был ограничиваться только продажами в США. ^[35] Применение того же принципа к патентному праву, которое исторически тесно связано с авторским правом, было «прямолинейным» ^[36] , а «связь между [авторским правом и патентным правом] не оставляет места для разногласий по вопросу международного исчерпания прав». ^[37]

Судья Гинзбург не согласилась с решением суда относительно импортируемых товаров. Придерживаясь по существу той же аргументации своего особого мнения в деле Киртсенг , судья Гинзбург утверждала, что поскольку патентное право является территориальным, а продажа товара за границу «независима от патентной системы США, не имеет смысла говорить, что такая продажа исчерпывает патентные права изобретателя в США». ^[38] Она бы поддержала решение Федерального округа о том, что продажа за границу не исчерпывает права патентообладателя в Соединенных Штатах. ^[39]

Фактическая точность этого раздела может быть скомпрометирована из-за устаревшей информации . Причина такова: содержание этого раздела относится к решению Федерального округа, которое было отменено Верховным судом США, и поэтому реакции не отражают фактический закон после того, как было опубликовано решение Верховным судом США. Пожалуйста, помогите обновить эту статью, чтобы отразить недавние события или новую доступную информацию. ( Май 2017 г. )

Роберт М. Герштейн пришел к выводу, что дальнейшее рассмотрение дела в Верховном суде вероятно:

Учитывая интерес Верховного суда к патентным делам, решительное несогласие с Lexmark , которое опирается на ряд прецедентов Верховного суда, включая Quanta и Kirtsaeng , и позицию Министерства юстиции, согласно которой Quanta отменила решение Mallinckrodt , не будет удивительным, если Верховный суд займется Lexmark в свой следующий срок. ^[40]

Джефф К. Додд и Мэтью Дж. Дауд расценили это решение как подтверждение сильных патентных прав:

Lexmark придерживается очень жесткого взгляда на патентные права и узкого взгляда на сферу исчерпания. Он утверждает, что владельцы патентов имеют широкую свободу действий для сегментации и контроля распространения на рыночных каналах продуктов, защищенных патентами. Эта свобода действий особенно широка в отношении ограничения импорта в Соединенные Штаты запатентованных товаров, проданных в рамках авторизованных продаж на иностранных рынках, даже если не было доказано, что ограничения на перепродажу были сообщены иностранным покупателям. Тем не менее, суд оставил открытой возможность того, что иностранные продажи при правильных обстоятельствах могут включать подразумеваемую лицензию на импорт и использование продукта в Соединенных Штатах. ^[41]

Кевин Дж. Кукерски и Адам Х. Масиа рассматривают это решение как «выгодное для владельцев патентов», но снова предупреждают о преждевременном ликовании:

Но будьте осторожны — вполне вероятно, что Верховный суд будет просить рассмотреть это дело. Учитывая напряженность между этим делом и языком Верховного суда в делах Quanta и Kirtsaeng , а также разногласия на уровне окружного суда и среди комментаторов до решения Федерального округа, есть большая вероятность, что Верховный суд это сделает. Пока Верховный суд не скажет свое слово, вам следует принять меры предосторожности на случай, если Верховный суд займет расширительную позицию по исчерпанию патентов и решит отменить эти исключения. ^[42]

Другой комментатор (неподписанный комментарий) скептически отнесся к тенденции Федерального округа маршировать под чужой барабанщик. Процитировав предостережение судьи Дайка: «Мы превышаем свою роль как подчиненного суда, отказываясь следовать явному правилу внутреннего исчерпания, объявленному Верховным судом», он (или она) заметил:

Для настоящих целей стоит просто отметить, что Федеральный округ, похоже, снова приближается к концепции, что патентное право — это просто уникальный зверь с уникальными правилами и требованиями. Верховный суд скептически относился к такому подходу в прошлом. И вполне может сделать это снова. ^[43]

Пол Ян, Руфус Пихлер и Линкольн Ло поднимают много вопросов (в основном о «четкой коммуникации») относительно того, что мнение большинства Lexmark оставило нерешенным:

• Конфликт или напряженность с Quanta: « Quanta четко разграничила подразумеваемые лицензии и исчерпание прав, постановив, что отказ от лицензионных прав «не имеет значения», если «право на использование патентов основано не на подразумеваемой лицензии, а на исчерпании прав». Но «судя по всему, Федеральный округ рассматривает исчерпание прав как подразумеваемую лицензию — такую, от которой патентообладатель может отказаться, «ясно сообщив[d]» об ограничениях». Судя по всему, Quanta считает, что попытка патентообладателя наложить послепродажное ограничение на лицензиата производства неэффективна, если лицензия не соответствует делу General Talking Pictures .
• «[Какая] договоренность между продавцом и покупателем достаточна для отрицания «полномочий»? В деле Lexmark не оспаривалось , что между Lexmark и каждым конечным пользователем существовало «явное и подлежащее исполнению договорное соглашение», и что ограничения на перепродажу и повторное использование были обязательными для конечных пользователей. Тем не менее, в решении Lexmark большинство предполагает, что ограничения могут быть достаточными, если они «четко сообщены» — даже если они далеки от договорного соглашения».
• Другими словами, что такое «ясная коммуникация»? В деле Jazz Photo Федеральный округ отметил, что «инструкции на упаковке [не были] в форме договорного соглашения покупателя об ограничении повторного использования камер». Соответственно, «не было никакой демонстрации «встречи умов», в результате которой покупатель и те, кто получил выброшенную покупателем камеру, могли бы считаться нарушившими договор или лицензию, ограниченную одноразовым использованием камеры». ^[44] Поэтому авторы делают вывод: «Неясно, намеревался ли Федеральный округ расширить возможности патентообладателя-продавца избегать исчерпания».
• Кроме того, насколько ясным должно быть «ясное сообщение»? «Федеральный округ, по-видимому, ограничивает иски о нарушении прав против последующих покупателей, находящихся ниже по цепочке, теми, кто «знает об ограничениях». Апелляционный суд не уточнил, какие средства защиты может иметь последующий покупатель , не имеющий знаний , предполагая отсутствие исчерпания. Суд лишь мимоходом упоминает, что «перед нами нет вопросов, которые возникли бы, будь то в соответствии с принципами, регулирующими добросовестных покупателей, или иным образом, если бы последующий покупатель приобрел запатентованную статью, не имея фактических знаний об ограничении».
• Наконец, оказывает ли внимание суда к «ясному сообщению» негативное влияние на ограничения после продажи, которые ограниченный лицензиат в соответствии с General Talking Pictures обязан налагать? «Федеральный округ неоднократно указывал, что знание покупателями ограничений области использования лицензиата может быть необходимо для того, чтобы продажа лицензиата была неисчерпывающей. Хотя General Talking Pictures четко не решила этот вопрос, многие лицензиары предполагали, что продажи лицензиатом за пределами его лицензированной области являются вообще несанкционированными и, следовательно, неисчерпывающими независимо от знания покупателем ограничений области использования». Следовательно, усиливает ли акцент здесь «на знании покупателя, даже если это dicta , неопределенность относительно этого вопроса»? ^[45]

Грегори А. Кастаниас, Келси И. Никс и Дэниел Каждан также указывают на нерешенные вопросы, в отношении которых владельцам патентов «все еще следует проявлять осторожность»:

Lexmark явно оставил открытыми несколько вопросов, связанных с конкретными фактами, включая (i) что произойдет, если кто-то приобретет запатентованную статью, «не имея фактических знаний» об ограничениях, наложенных на первоначальную продажу владельцем патента, и (ii) когда иностранный покупатель будет иметь «подразумеваемую лицензию» на продажу в Соединенных Штатах, независимо от исчерпания патента. Эти вопросы, несомненно, будут подниматься в будущих делах. ^[46]

Деннис Крауч в Patently-O прокомментировал эти вопросы и представил краткое изложение сути дела, поданного в Верховный суд по состоянию на 31 января 2017 года. Крауч выступил против решения Федерального округа по следующим основаниям:

Поскольку суды по делам о личной собственности давно отклонили сервитуты (такие как ограничения на использование и перепродажу), которые связывают последующих покупателей. В отличие от недвижимости, личная собственность перемещается и часто передается без существенной бумажной работы или ведения учета, и разрешение набора уникальных ограничений может затормозить рынок. Федеральный округ в этом случае пошел до конца в другую сторону, постановив, что презумпция при зарубежных продажах заключается в том, что никакие патентные права США не исчерпаны. Я купил свои последние пару смартфонов на рынке подержанных товаров, а также ремонтировал их несколько раз. По закону я, вероятно, должен был предпринять шаги для того, чтобы гарантировать, что все производители оригинального оборудования утвердительно предоставили права на ремонт и перепродажу. В совокупности подход Федерального округа здесь имеет потенциал ограничить рынок ремонта и перепродажи товаров. Я бы предположил, что эти действия невероятно полезны для нашего общества с точки зрения распределения ресурсов и избежания отходов, а также расширения прав и возможностей граждан и избежания антиконкурентного поведения на рынке. ^[47]

Цитаты в этой статье написаны в стиле Bluebook . Пожалуйста, посетите страницу обсуждения для получения дополнительной информации.

• Текст дела Impression Prods., Inc. против Lexmark Int'l, Inc. , 581 U.S. ___ (2017) доступен на: Cornell CourtListener Google Scholar Justia Oyez (аудиоустная речь) Верховный суд (мнение)
• Освещение в блоге SCOTUS
• Подкаст – Интервью с владельцем Impression Products