KSR International Co. против Teleflex Inc.

Дело Верховного суда США 2007 г.
KSR против Teleflex
Верховный суд Соединенных Штатов
Спор 28 ноября 2006 г.
Решение 30 апреля 2007 г.
Полное название делаKSR International Co. против Teleflex Inc. и др.
Номер дела04-1350
Цитаты550 398 долларов США ( подробнее )
127 S. Ct. 1727; 167 L. Ed. 2d 705; 2007 US LEXIS 4745; 82 USPQ2d ( BNA ) 1385
История болезни
ПрежнийРешение в порядке упрощенного судопроизводства вынесено в пользу ответчика, 298 F. Supp. 2d 581 ( ED Mich. 2003); пересмотрено, 119 F. App'x 282 ( Fed. Cir. 2005); выдано свидетельство , 547 U.S. 902 (2006).
ПоследующийПодтверждение решения окружного суда, 228 F. App'x 988 (Fed. Cir. 20 июня 2007 г.) ( неопубликованное мнение )
Холдинг
Федеральный апелляционный суд допустил ошибку, жестко применив узкий стандарт обучения/предложения/мотивации для очевидности в соответствии с 35 USC §103, исключив применение соображений «очевидности попытки» и слишком жестко ограничив использование ретроспективного взгляда, что противоречит более широкой оценке очевидности, установленной в деле Грэма . Федеральный апелляционный суд отменил решение и вернул дело на рассмотрение.
Членство в суде
Главный судья
Джон Робертс
Ассоциированные судьи
Джон П. Стивенс  · Антонин Скалиа
Энтони Кеннеди  · Дэвид Саутер
Кларенс Томас  · Рут Бейдер Гинзбург
Стивен Брейер  · Сэмюэл Алито
Мнение по делу
БольшинствоКеннеди, к которому присоединились единогласно
Применяемые законы
35 Кодекс США  § 103

KSR Int'l Co. против Teleflex Inc. , 550 US 398 (2007), является решением Верховного суда Соединенных Штатов по вопросу очевидности применительно к патентным притязаниям . [1]

История болезни

Teleflex подала в суд на KSR International, утверждая, что один из продуктов KSR нарушает патент Teleflex [2] на соединение регулируемой педали управления транспортным средством с электронным управлением дроссельной заслонкой . KSR утверждала, что сочетание двух элементов было очевидным, и поэтому иск не был патентоспособным . Окружной суд вынес решение в пользу KSR, [3] но Апелляционный суд Федерального округа отменил это решение в январе 2005 года. [4]

Устные доводы были заслушаны Верховным судом 28 ноября 2006 года. Проситель, KSR, был представлен Джеймсом У. Дэбни и ученым патентного права Джоном Ф. Даффи . Заместитель генерального солиситора Томас Г. Хунгар представлял правительство, которое встало на сторону просителя. Томас К. Голдштейн выступал от имени ответчика, Teleflex. [5]

Решение

30 апреля 2007 года Верховный суд единогласно отменил решение Федерального округа, постановив, что оспариваемое притязание 4 патента было очевидным в соответствии с требованиями 35 USC §103, и что, «отвергнув постановления Окружного суда, Апелляционный суд проанализировал вопрос в узкой, жесткой манере, несовместимой с §103 и нашими прецедентами», ссылаясь на применение Федеральным округом теста «обучение-предложение-мотивация» (TSM) . [1]

Стандарт «лицо, имеющее обычные навыки в данной области»

Судья Кеннеди подчеркнул, что, хотя его мнение было направлено на исправление «правовых ошибок, допущенных Апелляционным судом в этом деле», было необходимо отменить решение Федерального округа в свете неправильного применения Федеральным округом контролирующего закона Верховного суда: «Однако, как ясно показывают наши прецеденты, анализ не должен искать точные учения, направленные на конкретный предмет оспариваемого иска, поскольку суд может принять во внимание выводы и творческие шаги, которые использовал бы человек с обычными навыками в данной области». В мнении Кеннеди говорилось: «Человек с обычными навыками также является человеком с обычными творческими способностями, а не автоматом». Он признал, что его описание человека, имеющего обычные навыки в данной области (PHOSITA), не обязательно противоречит делам Федерального округа , в которых PHOSITA описывался как имеющий « здравый смысл » и который мог найти мотивацию «неявно в предшествующем уровне техники».

Очевидность

В целом, описывая тест на очевидность, Суд не высказал никаких противоречий:

При определении того, является ли предмет патентной заявки очевидным, ни конкретная мотивация, ни заявленная цель патентообладателя не имеют значения. Важна объективная сфера действия заявки. Если заявка распространяется на то, что очевидно, она недействительна в соответствии с §103. Один из способов, с помощью которого можно доказать очевидность предмета патента, заключается в том, чтобы отметить, что на момент изобретения существовала известная проблема, для которой имелось очевидное решение, охватываемое патентными заявками. [1]

Однако когда этот стандарт был применен к фактам, представленным Суду, Суд заявил:

Правильным вопросом было бы задать вопрос о том, увидел бы конструктор педалей среднего уровня квалификации, столкнувшийся с широким спектром потребностей, созданных разработками в этой области, выгоду в модернизации [предшествующего патента] с помощью датчика. [1]

Суд предложил несколько критериев, которые могут быть использованы для отклонения патентной заявки по причине очевидности:

  • Объединение элементов известного уровня техники в соответствии с известными методами для получения предсказуемых результатов
  • Простая замена одного известного элемента другим для получения предсказуемых результатов
  • Использование известной технологии для улучшения аналогичных устройств (методов или продуктов) таким же образом
  • «Очевидно, что нужно попробовать» – выбор из конечного числа определенных, предсказуемых решений с обоснованным ожиданием успеха.
  • Известная работа в одной области деятельности может побудить к созданию ее вариаций для использования как в той же, так и в другой области на основе дизайнерских стимулов или других рыночных сил, если эти вариации предсказуемы для специалиста в данной области.

Подразумеваемое

После принятия решения возникло много споров, особенно по поводу последствий для теста TSM и таких концепций, как «очевидно, чтобы попробовать», « лицо, имеющее обычные навыки в данной области » и упрощенное суждение . Хотя тест TSM явно не осуждается , в нем есть некоторые резкие выражения в отношении него и применения теста Федеральным округом. В мнении говорилось, что применение запрета на патенты, заявляющие очевидный предмет, «не должно ограничиваться тестом или формулировкой, слишком ограниченными для того, чтобы служить своей цели». Мнение осуждает процедуры, которые запрещают использование «здравого смысла» во многих случаях, включая те, где «[ж]есткие превентивные правила, которые лишают устанавливающих факты лиц возможности обратиться к здравому смыслу, однако, не являются необходимыми в соответствии с нашим прецедентным правом и не соответствуют ему». [1] Главный судья Федерального округа Пол Мишель был процитирован, заявив, что в его интерпретации тест TSM остается частью расчета очевидности, «но он дает нам убедительные указания о том, как должен применяться тест». [6]

Решение KSR подверглось критике за замену законодательного требования неочевидности на более легко доказуемое доказательство непредсказуемости. [7] [8] [9] [10]

Статистическое исследование [11] отметило, что наблюдалось многократное увеличение процента патентов, признанных недействительными в ходе испытаний как на основе новизны, так и неочевидности до и после certiorari в KSR. Эти проценты снизились почти до уровня, существовавшего до KSR, в течение двух лет после KSR.

В деле Leapfrog Enterprises, Inc. против Fisher-Price, Inc. [ 12] Федеральный округ начал применять дело KSR , признав патент США 5,813,861 [13] недействительным как очевидный. Анализ очевидности в стиле KSR был применен в деле Perfect Web Technologies, Inc. против InfoUSA, Inc. [ 14]

Совет по патентным апелляциям и вмешательствам USPTO (BPAI) ссылается на KSR примерно в 60% своих решений, связанных с очевидностью, независимо от того, подтверждает ли он отклонение патентного эксперта или отменяет отклонение. [15] Общие показатели отмены остались примерно такими же, что указывает на то, что KSR не сделал все изобретения внезапно очевидными. BPAI подчеркивает, что эксперты по-прежнему должны указывать веские причины своих отклонений. Руководство USPTO подкрепило этот акцент меморандумом для всех технических директоров, в котором им указано, что при отклонении очевидности «по-прежнему необходимо определить причину, по которой человек с обычными навыками в данной области объединил бы элементы известного уровня техники заявленным способом». [16]

В статье « Стандарт очевидности KSR: переход к ретроспективе 20/20» [17] адвокаты Майкл О. Варнеке, эсквайр, и Брэнди Р. Макмиллион , эсквайр, обсуждают, как решение Верховного суда 2007 года создает необходимость в полном знании и полном понимании очевидности новой технологии до вынесения решения 2007 года (ретроспективе 20/20).

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ abcde KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc. , 550 U.S. 398 (2007). В этой статье использованы материалы из этого документа правительства США, являющиеся общественным достоянием .Общественное достояние 
  2. ^ Патент США 6,237,565 . "Регулируемый педальный узел с электронным управлением дроссельной заслонкой", 29.05.2001
  3. ^ Teleflex Inc. против KSR Int'l Co. , 298 F. Supp. 2d 581 ( ED, Мичиган, 2003).
  4. ^ Teleflex Inc. против KSR Int'l Co. , 119 F. App'x 282 ( Федеральный округ, 2005 г.).
  5. ↑ Стенограмма устного выступления, 28 ноября 2006 г.
  6. ^ Подробнее о влиянии KSR, Лоуренс Эберт, блог SCOTUS, 2007-05-01
  7. ^ Кристофер А. Котропия, Предсказуемость и неочевидность в патентном праве после KSR, 20 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev. 391 (2014)
  8. ^ Трипати, Шивнат, Очевидность после KSR и предсказуемость (11 февраля 2014 г.). Доступно на SSRN: https://ssrn.com/abstract=2394211 или http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2394211 или https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2394211
  9. ^ Чи.-Кент Дж. Интеллект. Предложение 165 (2013–2014) Не все патенты созданы равными: предвзятость в отношении предсказуемых патентов на искусство в ландшафте после KSR. https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jointpro13&div=11&id=&page=
  10. ^ https://sughrue.gjassets.com/content/uploads/2021/03/Implementing-a-Predictable-Obviousness-Standard-Post-KSR.pdf [ пустой URL-адрес PDF ]
  11. ^ Mojibi, A. (2010). «ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ KSR V. TELEFLEX НА ЮРИСПРУДЕНЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО ДЕЛУ О ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ПАТЕНТОВ» Albany Law Journal of Science and Technology 20(3): 559-596.
  12. ^ Leapfrog Enterprises, Inc. против Fisher-Price, Inc. , 485 F.3d 1157 (Федеральный округ 2007 г.).
  13. ^ Патент США 5,813,861
  14. ^ Perfect Web Technologies, Inc. против InfoUSA, Inc. , 587 F.3d 1324 (Федеральный окружной суд 2009 г.).
  15. ^ Новотарски, Марк, «Использование KSR для преодоления очевидности неприятия», Intellectual Property Today, сентябрь 2007 г.
  16. ^ Фокарино, Маргарет, заместитель комиссара по операциям, USTPO «Решение Верховного суда по делу KSR Int'l. Co. против Teleflex, Inc.», внутренняя служебная записка для директоров подразделений по технологическому искусству USPTO, 3 мая 2006 г.
  17. ^ Маседо, CR; Касдан, MJ; Ахсануддин, A. (1 ноября 2012 г.). «Опасности предвзятости хиндсайта в контексте очевидности». Журнал права и практики интеллектуальной собственности . 7 (11): 779– 781. doi :10.1093/jiplp/jps139. ISSN  1747-1532.
  • Текст дела KSR Int'l Co. против Teleflex Inc. , 550 U.S. 398 (2007) доступен по адресу: Justia Oyez (аудиозапись устных аргументов) Верховный суд (мнение) (архив)
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=KSR_International_Co._v._Teleflex_Inc.&oldid=1272056462"